Valoração dos ativos de propriedade intelectual: aplicação prática em processos de negociação.

2024 © INPI, 2024 © INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI Presidente JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA Diretora Executiva TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO Coordenador-Geral da Assessoria de Assuntos Econômicos RODRIGO VIEIRA VENTURA Chefe da Divisão de Economia da Propriedade Industrial FERNANDO LINHARES DE ASSIS Chefe da Divisão de Inteligência de Mercado e Preços LÍVIA S. GOUVÊA LIMA Ficha técnica Supervisão geral: Rodrigo Ventura (Economista-chefe) Coordenação técnica: Kátia Freitas Pinto Desenvolvimento técnico: Claudia Fernandes, Kátia Freitas e Lívia Gouvêa Contribuições técnicas: CTIT/UFMG – Lucas Belem de Melo e Gabriel Boratto de Oliveira Projeto gráfico: Coordenação de Comunicação Social – Bruno Rollin e Isabela Borsani Informações adicionais Nota: Autorizada a reprodução, desde que citada a fonte. Sugestão de citação: INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). (2024). Valoração de ativos de Propriedade Intelectual: aplicação prática em processos de negociação. Rio de Janeiro: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos. Unidade Responsável: Assessoria de Assuntos Econômicos - AECON ([email protected]ov.br). Rua Mayrink Veiga 9, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20090-91. 2024 © INPI, Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação Economista Claudio Treiguer Bibliotecário Evanildo Vieira dos Santos - CRB7-4861 4 2024 © INPI, SUMÁRIO 1. Apresentação ................................................................................................................................................ 5 2. Introdução ..................................................................................................................................................... 6 3. Valor Econômico dos Ativos Intangíveis .......................................................................................... 11 4. A Valoração de Propriedade Intelectual no contexto da Negociação de Ativos de PI .. 16 4.1. Tipos mais comuns de contratos negociados.............................................................. 19 4.2. Formas de remuneração ...................................................................................................... 20 5. Métodos de Valoração ............................................................................................................................ 25 5.1. Abordagem baseada em Custo ......................................................................................... 26 5.2. Abordagem baseada em Mercado .................................................................................. 29 5.3. Abordagem baseada em Renda ........................................................................................ 31 5.4. Métodos empíricos ................................................................................................................ 33 5.5. Métodos Qualitativos ............................................................................................................ 35 6. Aplicação Prática dos Métodos de Valoração ................................................................................ 37 6.1. Aplicação da abordagem de Custo .................................................................................. 42 6.2. Aplicação da abordagem de Mercado ........................................................................... 47 6.3. Aplicação do método de Renda ........................................................................................ 53 6.4. Utilizando mais de um método – ponderação de valores ...................................... 58 6.5. Taxa de Sublicenciamento ................................................................................................... 62 6.6. Remuneração por participação acionária ...................................................................... 62 6.7. Etapas para a aplicação de métodos de valoração .................................................... 65 7. Resumo ......................................................................................................................................................... 67 8. Referências Bibliográficas ...................................................................................................................... 69 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Apresentação Este guia didático foi preparado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o objetivo de apresentar os principais métodos de valoração de ativos intangíveis disponíveis e discutir como escolher e aplicar, objetivamente, esses métodos, em especial no contexto das negociações de ativos de Propriedade Intelectual. Para um melhor entendimento dessa aplicação prática, foram selecionados alguns casos reais de negociação e valoração de ativos com o apoio da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Este material destina-se a profissionais e gestores de tecnologia que já possuem conhecimento prévio em propriedade intelectual e em transferência de tecnologia. Entretanto, apesar de ser voltado para profissionais, esse guia tem caráter simplificado, não tendo o objetivo de substituir os processos internos ou externos de valoração, mas de apresentar algumas aplicações práticas dos principais métodos de valoração de ativos nos processos de transferência de tecnologia. A construção de um entendimento mais disseminado entre todos os participantes do processo de negociação, ofertantes e demandantes, é uma etapa importante do amadurecimento do processo inovativo no Brasil. Bons estudos! 6 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 2. Introdução Ativos de Propriedade Intelectual (PI), tais como patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais, softwares e indicações geográficas são tipos de ativos intangíveis que se distinguem pelo fato de serem legalmente protegidos. Como são passíveis de proteção, a propriedade intelectual se torna um direito formal de seus detentores, e, portanto, pode ser transferida ou negociada. O valor de um ativo de PI deriva, principalmente, de sua capacidade de excluir concorrentes de um determinado mercado. Essa exclusividade possibilita às empresas detentoras de PI receberem lucros mais altos do que seus concorrentes, garantindo retorno sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, por sua vez, garantem a diferenciação de produtos no mercado, reforçando a identidade das empresas e gerando fidelidade dos consumidores. Sabemos que os ativos intangíveis, em especial a propriedade intelectual, possuem valor. Cada vez que tomamos conhecimento da venda de determinadas empresas por bilhões de dólares, percebemos que a propriedade intelectual vale, em determinadas situações, muito mais do que a soma de todos os ativos tangíveis da empresa. Mas saber que algo possui valor, não significa necessariamente que esse valor seja facilmente calculado ou identificado. O que conhecemos sobre quanto custa uma PI muitas vezes é o seu preço. Mas preço é um conceito diferente de valor. O preço é o montante efetivamente pago pelo consumidor para adquirir um bem ou serviço em uma transação. Ou seja, ele nasce no momento da transação, isto é, quando comprador e vendedor decidem por quanto o negócio será fechado. Os direitos de propriedade intelectual são ativos intangíveis legalmente protegidos que podem ser transferidos e negociados e, portanto, lhe serem atribuídos valor 7 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Tendo isso em mente, o primeiro passo para definir o valor de uma tecnologia, de uma marca ou de um programa de computador, é entender que esse mercado não funciona como um mercado de bens e serviços comum. Quando vamos comprar algo físico, geralmente existem muitos vendedores diferentes e também muitos compradores. Nesse ambiente, o preço e a quantidade comercializada são definidos em um ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores e produtos similares possuem valores semelhantes. Já na comercialização de propriedade intelectual, o valor da transação não será exatamente o mesmo das transações de bens ou serviços equivalentes. As marcas, por exemplo, conferem diferenciação de tal maneira que sabemos que um bem ou serviço de determinada marca pode custar muito mais do que seus concorrentes genéricos ou similares e, ainda assim, muitos compradores escolherão esse bem ou serviço mais caro. Produtos com indicações geográficas também são reconhecidos pelo consumidor como produtos de maior qualidade e reputação, podendo, portanto, ser vendidos por preços superiores a produtos sem o mesmo selo. Tudo isso significa que a propriedade intelectual pode conceder aos seus titulares o poder de influenciar os preços no mercado e, assim, ter lucros acima da média. Quando falamos de algo único, com somente um ofertante, como é o caso das patentes, tudo fica ainda mais diferente de uma transação tradicional. Não temos um mercado onde diversos vendedores estão oferecendo bens ou serviços semelhantes, pelo contrário, estamos diante um bem único, tão único que seu proprietário tem um direito exclusivo, seja pela detenção da patente ou pela manutenção de um segredo industrial ou know-how 1 , que impede qualquer outra pessoa de oferecer esse mesmo ativo. 1 Quando se trata de segredo industrial, know-how e serviços de assistência técnica, não há um ativo em si protegido por um título negociável individualmente, embora esses ativos intangíveis sejam passíveis de serem negociados nos contratos entre as partes interessadas. 8 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Para ter lucro acima da média, um bem ou serviço comercializado precisa, ou ter custos menores do que seus concorrentes – pela introdução de um novo processo de produção, por exemplo – ou poder ser oferecido por um valor mais alto, como no caso da diferenciação proporcionada por marcas, desenhos industriais ou indicações geográficas. Assim, podemos entender que o valor da PI não é igual ao custo de desenvolvê-la, mas relacionado à possibilidade de garantir retornos mais altos que seus concorrentes. Outro ponto importante que, às vezes, pode causar confusão é o valor da propriedade intelectual nos balanços patrimoniais das empresas. Diferentemente do que se pode pensar, o quanto o portfólio de propriedade intelectual de uma empresa vale de fato, assim como outros ativos intangíveis, não são considerados na contabilidade geral. Em síntese, nos balanços patrimoniais, só podem estar representados o custo histórico dos ativos intangíveis, que pode ser tanto o valor de uma aquisição de PI ou os custos efetivos para desenvolvê-la e protegê-la. Desta forma, o valor da propriedade intelectual não é o mesmo que seu valor contábil. Fonte: Adaptado de OMPI (2021) Agora que já definimos o que a valoração de PI não é, podemos avançar para um maior entendimento de como a propriedade intelectual pode ser valorada. O direito de PI é apenas um direito legal, que se não for apropriadamente desenvolvido e incorporado às atividades empresariais, dificilmente terá seu valor elevado. Pensando nesses conceitos, esse guia trará uma visão sobre a valoração de ativos intangíveis que se baseia não somente em cálculos matemáticos para a definição de valores fixos, mas como um processo integrado e contínuo ao longo do tempo de vida do produto ou serviço. 9 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Abordaremos, primeiramente, as possibilidades de criação de valor a partir de um ativo de propriedade intelectual. Uma das possibilidades de criação de valor ocorre quando esse título é transacionado. A propriedade intelectual, assim como os bens tangíveis, pode ser negociada entre diferentes agentes por meio de licenciamentos ou cessões. Chamamos comumente algumas dessas transações de transferência de tecnologia. Assim, este guia objetiva entender como se pode valorar o ativo intangível no processo de negociação da propriedade intelectual. Existem muitos outros objetivos possíveis para se valorar um ativo. Pode ser em processos de financiamento, para uso como garantia, pode ser usado por razões contábeis das empresas, para gestão do portfólio e decisões de investimento em P&D, entre outros. E para cada um desses objetivos, a aplicação dos métodos de valoração pode ser feita de forma distinta. Importante ainda perceber que o valor estimado não é um valor fixo que permanecerá o mesmo ao longo dos anos. No caso de patentes, por exemplo, quanto mais próximo ao prazo de expiração, a probabilidade é que seu valor esteja menor do que em anos anteriores. Por outro lado, as marcas, se bem gerenciadas por seus detentores, tendem a ter valores cada vez maiores ao longo do tempo, pois podem ser prorrogadas indefinidamente. Esse guia avançará então para a aplicação prática e simplificada dos principais métodos de valoração de ativos intangíveis, especialmente nos processos de transferência de tecnologia. A dificuldade de se definir valores para os ativos intangíveis tem sido apontada como uma barreira importante para a transferência de tecnologia. De fato, esse é um dos momentos mais relevantes para a negociação, pois é uma etapa fundamental para que os contratos sejam, de fato, consolidados. Importante reforçar, como dito anteriormente, que a valoração é uma etapa anterior ou até simultânea ao processo de negociação e que valores definidos anteriormente à negociação não necessariamente serão, de fato, os preços definidos para as transações. 16 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 4. A Valoração de Propriedade Intelectual no contexto da Negociação de Ativos de PI A partir da concessão do direito de propriedade intelectual ou da sua expectativa de direito, o ativo intangível pode ou não ser comercializado. O titular do direito de propriedade intelectual tem algumas formas de levar a inovação ao mercado: ou o próprio detentor produz e comercializa o bem ou serviço; ou o direito é transferido, por meio da cessão ou licenciamento, para a utilização por terceiros, mediante negociação entre o ofertante e o demandante. É importante reconhecer que o ativo de propriedade intelectual, por si só, é apenas um dos componentes necessários ao processo produtivo. Para extrair seu valor, é necessária a combinação com outros fatores complementares de produção, tais como marketing, logística e distribuição. Assim, torna-se necessário admitir acordos contratuais que permitam a combinação da propriedade intelectual com os demais fatores complementares a fim de possibilitar a apropriação de valor comercial. No caso de patentes, por exemplo, quando o desenvolvedor da tecnologia é uma universidade, um centro de pesquisa ou uma microempresa 3 , muitas vezes o licenciamento é a única maneira de levar a tecnologia ao mercado. Isso ocorre porque esses agentes não dispõem de outros fatores complementares de produção e distribuição, tais como plantas, canais de distribuição e logística. Isso posto, deve haver a compreensão que, à medida em que as patentes são geradas fora das empresas, há um gargalo a ser superado para que, de fato, a inovação aconteça. 3 No caso brasileiro, por exemplo, ICTs, pessoas físicas e MPEs representam, juntos, mais de 70% do total de depósitos de patentes de invenção de residentes De acordo com o INPI DATA, em 2023, 33,7% dos depósitos de patentes de invenção foram efetuados por Pessoas Físicas, 26,6% por ICTs e 12,1% por micro e pequenas empresas. Somente 25,9% dos pedidos foram depositados por médias e grandes empresas. 17 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Agregado a isso, é importante frisar que, para o licenciamento ocorrer, deve haver um interesse por parte das empresas nos direitos de propriedade intelectual que estão sendo desenvolvidos. Para entender essa dinâmica, cabe recorrer aos conceitos de impulso tecnológico 4 e de demanda de mercado. Embora ambos coexistam em um ambiente saudável de inovação, deve se levar em consideração que, no caso do impulso tecnológico, muitas vezes as empresas podem não estar preparadas, técnica e financeiramente, para implementar ou desenvolver os ativos complementares necessários para incorporar os ativos de PI a seu portfólio. Isso é particularmente relevante para universidades, que muitas vezes desenvolvem projetos de alta tecnologia, mas enfrentam dificuldades para identificar potenciais interessados. Já pelo lado das empresas, muitas vezes os negócios demandam soluções específicas, que podem não estar disponíveis nas universidades. Nesse aspecto, destaca-se a importância dos acordos de parcerias anteriores ao desenvolvimento da tecnologia, tais como os acordos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que firmados antes da criação e proteção dos ativos de propriedade intelectual, podem garantir vantagens na transferência de tecnologia, como acesso exclusivo a patentes ou condições diferenciadas de remuneração, considerando o investimento prévio no desenvolvimento. Fonte: Adaptado de https://www.fostec.com/en/escaping-innovators-dilemma-2 O mercado de transação envolvendo tecnologia, como visto, não funciona da mesma maneira que os mercados tradicionais. Assim, os contratos de transferência de tecnologia 4 Em resumo, impulso tecnológico, do inglês technology push, é um modelo de inovação no qual as tecnologias são desenvolvidas em centros de pesquisa e universidades, sem uma demanda específica do mercado. Uma vez maduras, essas tecnologias precisam ser transferidas para o setor produtivo. 18 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual deveriam ser entendidos não como uma transação única, mas como uma possibilidade de construção de parcerias estratégicas de longo prazo entre agentes que possuem ativos complementares e que, portanto, compartilham de interesses mútuos. Apesar de ser um processo fundamental da cadeia de criação de valor da tecnologia desenvolvida fora do ambiente de grandes empresas, a transferência de tecnologia ainda encontra diversos desafios que precisam ser explorados para permitir sua plena realização. Nesse sentido, é importante identificar quais os principais entraves observados, seja em termos de aversão ao risco, falta de cultura de inovação nas instituições, processos burocráticos complexos, falta de recursos financeiros, dificuldade de estabelecer parcerias ou dificuldades em termos de valoração de tecnologia. Fonte: Adaptado de OMPI (2021) Para os contratos de licenciamento serem bem-sucedidos, o escopo da licença, obrigações das partes, cláusulas de proteção e, sobretudo, o próprio valor das remunerações, precisam ser bem definidos. Diante deste cenário, apoiar a criação de um ambiente propício ao licenciamento, reduzindo assimetria de informações entre as partes e contribuindo no estabelecimento de boas práticas de licenciamento, pode ser uma contribuição neste contexto. 19 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Importante ter em mente que o licenciamento ocorre no âmbito de relações de negócios em que novos acordos e parcerias são frequentemente importantes e esperados. 4.1. Tipos mais comuns de contratos negociados Superadas as questões estratégicas do processo de negociação, podemos avançar para a análise dos principais tipos de contratos de transferência de tecnologia existentes. Os tipos de contratos mais comuns são os contratos de licenciamento. Este contrato concede uma permissão temporária para que um terceiro utilize um direito relacionado à propriedade intelectual com o objetivo de exploração comercial. Os licenciamentos podem ser exclusivos, quando somente uma empresa terá a permissão de utilizar o direito, ou nãoexclusivos, quando o direito pode ser utilizado por uma ou mais empresas. Em relação ao licenciamento não-exclusivo, geralmente o primeiro contrato de licenciamento irá definir patamares mínimos de remunerações, ou seja, um segundo licenciado pagará maiores taxas à empresa detentora da tecnologia pois o risco do negócio já será menor. Outro ponto de negociação é o sublicenciamento, que consiste na possibilidade de o licenciante fazer um novo contrato de licenciamento para terceiros. Nesse caso, quando permitido, geralmente o detentor original do direito recebe um percentual sobre esse sublicenciamento. Um aspecto importante dos contratos de licenciamento é que seu prazo não poderá ultrapassar o prazo de vigência dos ativos registrados que serão licenciados. Outra modalidade de contrato é a cessão. Nesse caso, é efetuada a transferência permanente do direito sobre a propriedade intelectual, seja uma patente, software, marca ou desenho industrial, mediante remuneração acordada. Ao ceder a titularidade, o detentor original transfere todos os direitos sobre a propriedade intelectual ao novo titular, assim como a responsabilidade pela manutenção do ativo. A remuneração dos contratos de cessão geralmente é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato. Já os contratos de transferência de tecnologia sem direitos de PI formalizados se subdividem em contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT), que tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade 20 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual industrial, mais conhecido por know how, compreendendo o conjunto de informação e dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos; e em contrato de Serviços de Assistência Técnica (SAT), que envolvem a prestação de serviços e estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa. 4.2. Formas de remuneração Mas como é feita a remuneração em uma transferência de tecnologia? Existem várias formas de realizar o pagamento, muitas vezes combinando uma ou mais estratégias. Comumente, há o pagamento de uma porcentagem sobre as vendas de produtos ou serviços que utilizam a tecnologia licenciada. Essa porcentagem se chama royalty e é aplicável com frequência nos licenciamentos. Nos contratos de cessão não há o pagamento de royalties, pois o titular original perde os direitos relativos àquele direito de propriedade intelectual. Também pode haver negociação de uso de royalties escalonados ou variáveis, nos quais o percentual de royalties cai com o aumento do valor das vendas, de modo a estimular o aumento da comercialização da tecnologia pelo licenciado, sem prejudicar o valor absoluto que o desenvolvedor recebe. Outro tipo de remuneração a ser calculada é a chamada taxa de acesso, que consiste em um pagamento feito inicialmente para compensar a parte desenvolvedora da tecnologia. Essa taxa está relacionada especialmente a casos sem acordos prévios de PD&I e com oferta pública. As razões normalmente apresentadas para a cobrança dessa taxa são os custos pagos pela parte que desenvolveu a tecnologia até seu estágio de maturidade atual. A taxa de acesso é um valor fixo, independentemente do sucesso ou uso futuro da tecnologia. A taxa de acesso, no caso da modalidade de cessão, é chamada também de taxa de cessão e geralmente é a única taxa cobrada quando há a transferência da titularidade dos ativos de PI. Para o caso de licenciamento de softwares ou de licenciamento de processos, há também a possibilidade de outro tipo de remuneração, a chamada taxa de uso, um modelo de pagamento em que a remuneração é definida pelo uso do serviço específico. A taxa é baseada 21 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual no valor do uso, como o número de transações processadas, a quantidade de dados armazenados ou o número de usuários que acessam o software. Esse modelo é diferente dos modelos tradicionais de preços de software, onde se paga uma taxa de licença fixa única para acesso completo ao software. A taxa de uso também pode ser utilizada no caso de a negociação não estar relacionada a produtos ou serviços, mas a processos, situação na qual não é possível a remuneração por royalties. Uma outra forma de remuneração acontece nos casos em que a empresa interessada na tecnologia adquire uma participação acionária na empresa que detém a tecnologia, passando a ter direito a uma participação nos lucros. Em resumo, a Figura 3 apresenta os principais tipos de contratos e as formas de remuneração mais comumente utilizadas para cada um deles. Importante frisar que se trata de um modelo simplificado de determinação de remuneração por tipo de contrato, cabendo às partes envolvidas em cada negociação determinarem qual a melhor forma de remuneração entre eles. Figura 3 – Tipos de contratos e formas de remuneração - simplificado No Brasil, a Advocacia-Geral da União (AGU) estabeleceu a padronização de minutas de contratos para todas as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) brasileiras. O 22 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual objetivo dessa iniciativa é garantir uniformidade e segurança jurídica nos instrumentos de transferência de tecnologia, colaboração em pesquisa e desenvolvimento, e proteção da propriedade intelectual, facilitando o processo de inovação e cooperação entre as ICTs e o setor privado. A adoção dessas minutas padrão visa à otimização das práticas contratuais, assegurando a conformidade com a legislação vigente, especialmente no que tange à Lei de Inovação e demais normativos aplicáveis ao setor. A criação de modelos de minutas padrão para os diversos tipos de contrato de tecnologia favorecem muito o processo de negociação, restando justamente a definição de valores como pontos principais de negociação dos contratos. O processo de negociação é muito mais simples se a parte interessada também já tiver uma contraproposta de valoração. A participação das equipes de valoração, tanto dos licenciadores como dos licenciados, no momento da negociação permite que se volte aos cálculos ainda durante o processo de negociação, definindo de antemão o que pode ser analisado e negociado, bem como uma definição de valores máximos e mínimos definidos previamente. Ou seja, a valoração prévia, tanto do ofertante quanto do demandante, deve encontrar uma gama de valores passíveis de negociação, bem como dos pontos que podem ser ajustados e aqueles que são inegociáveis. Também por isso, é importante que haja uma disseminação maior do processo de valoração para as empresas, para que a negociação seja menos complexa e mais efetiva. 23 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual No próximo capítulo apresentaremos alguns dos principais métodos de valoração para que, posteriormente, possamos retornar ao contexto da valoração no processo de transferência de tecnologia, em especial os que envolvem a relação universidade-empresa. Como obter ajuda? A definição dos objetivos e do contexto da valoração de PI é um passo essencial, pois orienta a escolha da estratégia e dos métodos mais adequados. A valoração de ativos de PI pode ser realizada internamente ou por entidades especializadas. No caso de avaliações internas, é importante que as organizações compreendam que esse processo exige uma abordagem colaborativa, envolvendo profissionais com expertise jurídica, técnica, financeira, de marketing e estratégica. Na União Europeia, por exemplo, diversos escritórios nacionais de PI e organizações públicas oferecem ferramentas gratuitas para auxiliar pequenas e médias empresas na realização de valorações básicas. Entre essas ferramentas destacam-se o IPscore e o IP Panorama 2.0. No México, a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), disponibiliza um guia com os principais fatores a serem levados em conta no financiamento de projetos de pesquisa, acordos de transferência de tecnologia e iniciativas de colaboração acadêmica entre os setores público e privado. Se sua instituição está negociando uma transferência de tecnologia, acesse no site da AGU do Brasil a série de checklists e modelos de contratos que servem como guias práticos para a formalização de acordos envolvendo propriedade intelectual nas ICTs. Entre os documentos disponibilizados estão o Checklist para Cessão de Patente, Checklist para Licenciamento de Patente e Checklist para Transferência de Tecnologia Não Patenteada. Além disso, há modelos de contratos para cessão, licenciamento e transferência de ativos tecnológicos, garantindo que os gestores possam conduzir negociações com maior segurança e embasamento legal no Brasil. Esses recursos são essenciais para padronizar processos e assegurar que todos os acordos respeitem as exigências legais e protejam os interesses das partes envolvidas. Além disso, o formulário de Auditoria de PI disponível no portal Brasil exportação, baseado em modelo da OMPI, ajuda pequenas e médias empresas em questões relativas à PI nos processos de exportação. 24 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Resumo: etapas da negociação de contratos de transferência de tecnologia 25 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 5. Métodos de Valoração Diferentes abordagens, quantitativas e qualitativas, podem ser utilizadas para valorar a PI. Os métodos quantitativos baseiam-se em dados numéricos e mensuráveis para estimar o valor econômico da PI, enquanto os qualitativos analisam características como a força legal de uma patente e seu potencial de uso, sendo geralmente aplicada por métodos de ranqueamento. No campo da avaliação quantitativa, três abordagens principais são utilizadas: baseada em Custo, no Mercado e na Renda. avaliar o custo do desenvolvimento da PI comparar o valor do ativo aos potenciais substitutos no mercado estimar os ganhos derivados da exploração da propriedade intelectual O objetivo deste guia não é um aprofundamento em cada uma dessas abordagens, mas apresentar as principais formas de valorar a tecnologia, evidenciando suas vantagens e desvantagens. Além dos métodos principais, existem alguns outros métodos utilizados para a valoração, que serão apresentados brevemente ao longo desse capítulo. Importante também considerarmos que a valoração não se trata da escolha de um método único e definitivo para cada ativo, mesmo porque geralmente os métodos quantitativos são calculados ponderando-se diferentes abordagens, enquanto que os métodos qualitativos aplicarão algum tipo de score para cada fator que influencie o valor do ativo. Custo Mercado Renda 32 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual FCD = projeções de faturamento / (1 + taxa de desconto) elevado ao número de períodos Exemplo: Ano 1 Benefícios econômicos líquidos: R$ 100.000 Ano 2 Benefícios econômicos líquidos: R$ 150.000 Ano 3 Benefícios econômicos líquidos: R$ 200.000 Ano 3 Taxa de desconto de 10% Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total Rendimento Líquido Projetado 100.000 150.000 200.000 Taxa de Desconto 10% 10% 10% Fluxo Descontado 90.909,09 123.966,94 150.262,96 365.138,99 Ano 1 100.000 / (1+10%) = 90.909,09 Ano 2 150.000 / (1+10%)2 = 123.966,94 Ano 3 200.000 / (1+10%)3 = 150.262,96 Ano 3 Nesse caso, o valor do resultado esperado para os três primeiros anos seria de: R$ 365.138,99. Ano 1 33 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 5.4. Métodos empíricos Além das abordagens quantitativas para a determinação de valor, há ainda a possibilidade de seguir padrões já estabelecidos e comumente utilizados 8 ou, em inglês, Rule of Thumb 9 . Esse tipo de análise empírica envolve, por exemplo, taxas de royalties padrão da indústria apresentadas na Figura 6. 8 Para uma lista de taxas de royalties médias históricas, Kaptisa e Aralova (2015) atualizaram alguns dos estudos mais relevantes no tema. Disponível em https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/science/article/view/6039/5365. 9 Rule of thumb, em inglês, não tem uma tradução específica para o português, mas se refere a uma diretriz ou um critério amplamente utilizado, baseado no senso comum. Outros métodos utilizando a abordagem de Renda: Opções Reais e Monte Carlo O método de Opções Reais é derivado do método de Fluxo de Caixa Descontado, que simplificadamente pode ser definido como o Valor Presente Líquido tradicional, calculado pelo Fluxo de Caixa Descontado, conjugado a um Valor Presente Líquido flexível, que considera as Opções Reais do projeto, tais como a opção de abandono do projeto. Costuma ser um método matematicamente complexo. Já o método de Monte Carlo, também baseado no de Fluxo de Caixa Descontado, consiste em uma simulação feita por computador que calcula, para cada variável, uma série de valores e diferentes opções de distribuição desses valores que projetam milhares de cenários e VPLs, alocando-os em um quadro de frequência, sendo possível, portanto, visualizar as maiores probabilidades de VPL. 34 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Figura 6 – Taxas de Royalties de Licenciamento (1980-2000) Setor da indústria Número de licenciamentos analisados Taxa de royalty mínima Taxa de royalty máxima Mediana das taxas de royalties cobradas no setor Automotivo 35 1,0% 15,0% 4,0% Químico 72 0,5% 25,0% 3,6% Computadores 68 0,2% 15,0% 4,0% Bens de consumo 90 0,0% 17,0% 5,0% Eletrônicos 132 0,5% 15,0% 4,0% Energia e entretenimento 86 0,5% 20,0% 5,0% Alimentos 32 0,3% 7,0% 2,8% Produtos para saúde 280 0,1% 77,0% 4,8% Internet 47 0,3% 40,0% 7,5% Máquinas e ferramentas 84 0,5% 25,0% 4,5% Mídia e entretenimento 19 2,0% 50,0% 8,0% Fármacos e biotecnologia 328 0,1% 40,0% 5,1% Semicondutores 78 0,0% 30,0% 3,2% Softwares 119 0,0% 70,0% 6,8% Telecomunicações 63 0,4% 25,0% 4,7% Total 1.533 0,0% 77,0% 4,5% Fonte: Parr (2007) Outra regra empírica bastante utilizada na valoração é a regra dos 25%. Essa regra não segue nenhuma metodologia para cálculo, mas se tornou comum nas transações envolvendo transferência de tecnologia. Segundo essa regra, o benefício do licenciamento, seja pelo aumento da receita ou pela redução do custo, é repartido na proporção de 25% para o detentor da tecnologia e 75% para o demandante. Para uma dada taxa de retorno esperada, é calculado um valor de royalty que zere o fluxo de caixa previsto com a utilização da tecnologia licenciada. Após a definição do VPL e dos fluxos de caixas, as taxas de royalties são calculadas geralmente a partir dessa regra. No caso de redução de custo, o detentor da tecnologia receberia, portanto, 25% do valor dos custos economizados divido pela receita. De forma similar, no caso de a tecnologia aumentar os lucros, a taxa de royalty seria calculada como 25% do lucro operacional gerado pela venda do produto/serviço, dividido sobre a receita: 35 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 5.5. Métodos Qualitativos Além da possibilidade de utilização de métodos quantitativos mensuráveis para a valoração de ativos de propriedade intelectual, é possível também o estabelecimento de fatores qualitativos que podem inferir na determinação do valor a ser mensurado. Para a aplicação de métodos qualitativos, geralmente a instituição define critérios de pontuação e, posteriormente, estabelece um ranqueamento entre esses critérios. A Figura 7 apresenta exemplos de possíveis critérios a serem avaliados em uma abordagem qualitativa. 36 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Figura 7 – Exemplos de critérios qualitativos de priorização para comercialização de tecnologias Fonte: Adaptado de OMPI (2021, p. 14) A partir do levantamento desses critérios pela instituição, deve ser estabelecida uma maneira de ranqueamento, para que questões qualitativas também passem a compor o valor a ser definido para a propriedade intelectual. Escolher o método de valoração mais adequado é uma tarefa complexa que requer a consideração de diversos fatores, como o tipo de PI, o estágio de desenvolvimento da tecnologia e o objetivo da avaliação. Além disso, é essencial pesar as vantagens e desvantagens de cada metodologia. No próximo capítulo serão apresentadas algumas formas simplificadas de aplicação desses métodos de maneira a exemplificar os métodos apresentados neste capítulo. Sobre o Negócio Adequação para a aplicação sugerida Custo Status de desenvolvimento Direitos de exploração Grau de novidade Interesse de marketing - parceiro Qualidade da informação - tecnologia Sociabilidade do provedor de tecnologia Sobre a PI Patenteabilidade Força da patente Status da invenção Situação do mercado Apoio na transferência Histórico do inventor Continuidade da colaboração Licenciante envolvido 37 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 6. Aplicação Prática dos Métodos de Valoração Agora que conhecemos os principais métodos de valoração, precisamos definir como escolher o melhor método – ou a combinação ideal de métodos – e a forma de ponderá-los para chegar a uma faixa de valores possíveis para a negociação. Como vimos no capítulo anterior, as teorias sobre metodologias de valoração são vastas e existem muitas possibilidades de se calcular o valor de uma tecnologia. Saber como escolher e como aplicar esses métodos é essencial para o sucesso da valoração e, consequentemente, para a negociação dos acordos de transferência de tecnologia. A combinação ideal de métodos de valoração vai depender de fatores como: (i) estágio de maturidade tecnológica; (ii) tipo de contrato a ser desenvolvido, se é um licenciamento exclusivo, um licenciamento não exclusivo ou uma cessão; (iii) se há um contrato de parceria com a empresa licenciante (contrato de PD&I, por exemplo); (iv) disponibilidade de dados para os cálculos; (v) fatores legais/jurídicos, como, por exemplo, a obrigação de oferta pública; e (vi) se há cotitularidade da tecnologia entre as partes. Outra dimensão relevante para a valoração é a força e a extensão da proteção da propriedade intelectual. Por exemplo, patentes já concedidas tendem a valer mais do que aquelas que ainda estão em análise, pois há menor incerteza. Segredos comerciais também podem ser avaliados de acordo com o risco de haver um disclosure por parte dos vendedores ou compradores. Geralmente não se utiliza apenas um método único de valoração, mas uma combinação ponderada de abordagens distintas 38 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Em relação ao estágio de maturidade tecnológica, o Technology Readiness Level (TRL), ou Nível de Maturidade Tecnológica, é a metodologia mais utilizada para sua identificação. O TRL é uma escala criada pela NASA para avaliar o estágio de desenvolvimento de uma determinada tecnologia. A Figura 8 apresenta a estratificação do nível de maturidade do desenvolvimento das tecnologias. Figura 8 – Escala Technology Readiness Level (TRL) Fonte: Elaboração própria com base em Embrapa, disponível em https://www.embrapa.br/escala-dos-niveis-de-maturidade-tecnologica-trl-mrl 39 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual No contexto de uma valoração, é de se esperar que, com o avanço da maturidade da tecnologia, o seu valor vá aumentando conforme o risco do negócio comece a diminuir e a tecnologia se aproxime da comercialização, que é quando o retorno do investimento será de fato iniciado. Existem algumas calculadoras gratuitas para identificar qual a TRL da sua tecnologia, como, por exemplo, a calculadora da Vitrine Tecnológica do MEC 10 , da Universidade de Sergipe 11 , entre outras. Tecnologias em estágio inicial de maturidade, ou seja, com TRL 1, 2 e 3, muitas vezes não estão no momento ideal para serem transacionadas. Mas existem situações onde isso pode ocorrer. As mais comuns são em projetos de desenvolvimento conjunto, quando a empresa envolvida na pesquisa pode precisar da transferência de tecnologia para as próximas etapas, como a validação em ambientes relevantes ou, ainda em situações onde não há capacidade instalada na universidade ou centro de pesquisa para as próximas etapas. Nesse estágio inicial, não é o mais usual utilizar o método de valoração por Renda, pois qualquer inferência em relação a fluxos de caixa futuros seriam valores pouco confiáveis. A valoração por Mercado, ou seja, comparando com tecnologias similares é até possível, porém não é a mais indicada, por ter um número de transações comparáveis menor. Nesses casos, geralmente a valoração por Custo é a mais utilizada por ser a única possível para se obter dados mais precisos. A valoração por Custo tem sido cada vez menos utilizada, por, de fato, não representar o valor da tecnologia propriamente dita – seja, por vezes, apresentando valores muito mais baixos do que o valor da tecnologia, ou, alternativamente, valores muito mais altos do que seria possível chegar em uma negociação. Para a valoração por Custos, geralmente a fonte dos dados é a própria universidade ou centro desenvolvedor da tecnologia, exceto quando a pesquisa é compartilhada, necessitando 10 https://vitrinetecnologica.mec.gov.br/37-uncategorised/176-calcule-a-maturidade-da-tecnologia 11 https://avalchek.netlify.app 40 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual também de dados da empresa. No item 6.1 serão apresentadas algumas considerações sobre a aplicação desse método. No nível de maturidade intermediário, que envolvem geralmente tecnologias com TRL 4, 5 ou 6, o método de Mercado passa a ser mais recomendado. Nesses estágios, muitas vezes ainda é difícil coletar dados suficientes para uma valoração por Renda eficaz, mas, por outro lado, os bancos de dados para a pesquisa de mercado passam a conter mais informações, com mais possibilidades de tecnologias comparáveis. A fonte de informação principal para a valoração por Renda é a pesquisa em bases de dados, como será visto mais detalhadamente no item 6.2. Os estágios intermediários de maturidade tecnológica costumam ser os mais comuns nas universidades, pois fazem parte do chamado “Vale da Morte Tecnológico”, no qual existe uma lacuna de financiamento. Por isso é o momento em que muitos licenciamentos acabam por serem feitos. Como ainda é uma etapa que envolve vários riscos, os valores da transação não costumam ser tão elevados, mas de certa forma explica a grande quantidade de dados sobre transferência de tecnologia nos bancos de dados. Já para estágios mais avançados, TRL 7, 8 e 9, com a diminuição do risco e com a proximidade da tecnologia estar disponível no mercado, os valores das negociações costumam ser maiores. Com isso, além dos outros dois métodos, já é possível se utilizar com mais confiança métodos de valoração por Renda. Nesse estágio, a empresa interessada na tecnologia já consegue ter informações mais confiáveis sobre demanda, custos e valor de revenda, tornando possível a aplicação de Fluxo de Caixa Descontado, além de uma análise de Taxa Interna de Retorno (TIR) mais adequada. Ou seja, para a aplicação do método de Renda, a empresa costuma ser a responsável pelo fornecimento dos principais dados, conforme item 6.3. A Figura 9 a seguir mostra um modelo simplificado dos métodos mais utilizados em cada etapa de maturidade tecnológica, bem como a principal fonte de fornecimento dos dados. 41 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Figura 9 – Modelo simplificado de possibilidade de utilização dos principais métodos de valoração por taxa de maturidade tecnológica A natureza da transferência de tecnologia vai implicar sobremaneira na escolha do método de valoração, mas muitas universidades e centros de pesquisa ainda não têm clareza da importância do tipo de transferência para a determinação do valor. O tipo de licença (exclusiva ou não exclusiva) ou cessão possuem métodos e valores distintos, então é um dos primeiros aspectos a serem considerados e também implicam no potencial de mercado. A cessão de uma patente oferece a vantagem de receber um pagamento único, o que pode ser útil para recuperar investimentos em pesquisa e resolver questões financeiras, além de eliminar as taxas de manutenção, uma vez que o comprador assume a propriedade. No entanto, isso resulta na perda do direito de continuar a desenvolver e explorar a invenção, além do risco de subestimar o valor da patente. Já o licenciamento permite gerar receitas sem os riscos envolvidos na fabricação e comercialização do produto, além de possibilitar o controle sobre as condições de exploração, como tempo, território e usuários. O licenciante mantém o direito de explorar a patente e, dependendo do tipo de licenciamento, pode conceder outras licenças. No entanto, a 48 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Outra base para a aplicação do método de Mercado é a Royalty Range, da Europa, uma base de dados com muita robustez e muitos dados disponíveis, sendo possível ler até os contratos em si. Entretanto, por ser muito mais detalhada, a quantidade de contratos incluídos tende a ser menor do que a TransAct, que trata os dados com maior anonimato, o que, em determinados casos, pode ser uma desvantagem por carência de detalhamento de informações. Relevante também considerar que, ao aplicar o método de Mercado, mais de um banco de dados deve ser utilizado, assim como é importante que a própria instituição desenvolvedora mantenha e alimente um banco de dados próprio de valoração para permitir uma melhor utilização do método de Mercado. 6.2.1. Valoração por Leilão Uma das formas relevantes de valoração é o leilão. Em determinadas situações os licenciamentos exclusivos que não estiverem vinculados a uma parceria de PD&I precisam obrigatoriamente passar por uma oferta pública. Sempre que não há a participação no desenvolvimento da tecnologia, é recomendado que se faça a remuneração também com taxa de acesso, para compensar todo o processo de desenvolvimento que não teve a participação do licenciado. Geralmente essa taxa de acesso pode ser dividida em parcelas: uma no início do processo, a segunda quando se consegue a licença e uma terceira quando vai para o mercado. Assim, na Oferta Pública de tecnologia são definidos critérios de avaliação das propostas tanto em relação a percentuais de royalties, quanto a taxa de acesso. Para a determinação de patamares mínimos do leilão, geralmente é utilizado o método de Mercado, seja para estabelecimento de valores de mínimos de taxa de acesso, seja para os percentuais de royalties. 49 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual O exemplo abaixo mostra a valoração de uma tecnologia farmacêutica TRL 4 para cosméticos que passou por oferta pública. A tecnologia foi desenvolvida de maneira independente pela ICT. Uma empresa manifestou interesse no licenciamento com exclusividade da PI. Como a tecnologia não foi codesenvolvida com a empresa, a ICT realizou uma análise de conveniência e oportunidade para verificar a viabilidade de uma transferência exclusiva. Essa análise resultou em uma avaliação positiva, e, a partir de então, a ICT encerrou os contatos com a empresa com o objetivo de publicar um Extrato de Oferta Pública para a tecnologia. Diante desse contexto, foi conduzida uma valoração baseada no Mercado, considerando não apenas o diferencial competitivo da tecnologia, mas também os riscos relacionados à continuidade do seu desenvolvimento, já que seu nível de maturidade foi classificado como inicial. Vale ressaltar que, devido ao processo de licenciamento via Extrato de Oferta Pública, a valoração teve como objetivo determinar apenas os valores mínimos de remuneração aplicáveis à transferência da tecnologia. A proposta mais bem avaliada foi submetida pela empresa inicialmente interessada. A empresa licenciada permanece desenvolvendo a tecnologia, que ainda não gerou soluções disponíveis no mercado. 50 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 51 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 52 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Fonte: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligência artificial 53 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 6.3. Aplicação do método de Renda À medida que a tecnologia vai se aproximando das etapas finais de desenvolvimento, já começa a se tornar mais fácil a utilização dos métodos de valoração por Renda. Para a aplicação desse método, é importante considerar que, nesse caso, quem disporá dos dados será a empresa interessada na tecnologia. Por esse motivo, uma forma recomendada de conseguir os dados, é solicitar que a empresa interessada informe uma série de dados relativos aos próximos 5 a 10 anos, tais como: projeção de venda futura, por unidade de medida; valor de venda e custo de produção de cada unidade; custo fixo de preparação da produção; custos variáveis; além de informações tributárias. Importante considerar que as informações que as empresas apresentam devem ser analisadas tecnicamente pelo licenciante para avaliar se a qualidade das informações 14 é suficiente para que possam proceder com a análise de Fluxo de Caixa Descontado, de Valor Presente Líquido e outras técnicas de valoração por Renda. Na análise por Renda, uma variável importante é a definição da Taxa Interna de Retorno (TIR) e, nesse sentido, a percepção de valor sobre a tecnologia é um dado importante. Tecnologias disruptivas, por exemplo, costumam ter TIR mais elevadas, enquanto pequenos aprimoramentos possuem TIR mais baixas. Ainda em relação ao método de Renda, a análise de risco tecnologia é muito importante, pois pode ter um impacto significativo na validade da utilização do método. Quanto maior o risco da tecnologia, menor vai ser a validade da aplicação desse método. 14 Por exemplo, às vezes a empresa interessada só informa custos e preços do primeiro ano, sendo necessário fazer uma correção pela inflação projetada. 54 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual O exemplo a seguir apresenta a aplicação prática de um licenciamento de uma patente desenvolvida em parceria entre uma ICT e uma empresa interessada em sua exploração comercial. Considerando o avançado grau de maturidade da tecnologia, TRL 8, e o registro do produto no órgão responsável, foram levantados, em conjunto com a empresa parceira, os dados necessários para se aplicar uma valoração com base na metodologia de Renda. Além disso, para refletir o cenário de mercado da tecnologia, também foi realizada uma valoração baseada no Mercado. Os resultados de ambas as abordagens foram ponderados com base em critérios técnicos, e a proposta de remuneração da ICT foi definida. A empresa parceira aceitou a proposta inicial da ICT. A solução desenvolvida pela empresa licenciada através da tecnologia se encontra disponível no mercado. 55 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 56 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 57 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Fonte: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligência artificial 64 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Fonte: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligência artificial 65 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 6.7. Etapas para a aplicação de métodos de valoração Os casos apresentados demonstraram, de maneira objetiva, que a escolha e aplicação da melhor combinação de métodos irá depender, basicamente, do tipo de relação entre o desenvolvedor e a empresa em termos de parceria, qual o tipo de licenciamento – exclusivo ou não exclusivo – ou cessão, e do estágio de maturidade da tecnologia. Como visto, portanto, a valoração dos ativos intangíveis, se baseada em critérios específicos e pré-definidos pelas instituições desenvolvedoras, pode ser uma forma de facilitar as metodologias mais complexas de cálculo, simplificando-as de maneira objetiva, porém sem abrir mão do rigor no estabelecimento de critérios específicos adequados a cada situação. A partir desse entendimento, podemos resumir as etapas da valoração no contexto da transferência de tecnologia conforme a Figura 10, que apresenta os passos desde o momento que é demonstrado o interesse na negociação, até o pagamento de royalties no mercado. Quando a negociação é iniciada, é necessário primeiramente definir qual o tipo de contrato e a forma de remuneração da propriedade intelectual (etapa 1), conforme apresentado no capítulo 4, resumido na Figura 3. Após a definição do tipo de contrato e do tipo de remuneração, as cláusulas do contrato precisam ser definidas (etapa 2). No caso brasileiro, como visto, a AGU tem uma série de modelos de contratos para cada tipo de remuneração. A partir da definição inicial das cláusulas contratuais, é iniciado o processo de valoração da propriedade intelectual propriamente dito. Para isso é feito o levantamento de todos os dados disponíveis para que a valoração seja a mais completa possível. Inicialmente, é necessário um levantamento, junto aos desenvolvedores, dos dados sobre o custo de desenvolvimento da PI (etapa 3). A seguir, é feita uma análise nas bases de contratos que possibilitem comparar os valores de outras tecnologias similares (etapa 4). Caso a empresa interessada no negócio já disponha de dados suficientes do mercado para que sejam feitos cálculos de Fluxo de Caixa Descontado e Valor Presente Líquido, o método de Renda pode ser aplicado no processo (etapa 5). 66 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual Após o levantamento dos dados disponíveis, é possível calcular uma faixa de valores máximos e mínimos baseada em uma ponderação dos métodos utilizados (etapa 6). Munido desses valores iniciais, é iniciado o momento da negociação em si, no qual é tomada a decisão sobre as cláusulas contratuais e quais as taxas de remuneração, de fato, serão aplicadas ao contrato (etapa 7). Após a assinatura do contrato, a propriedade intelectual é, então, compartilhada entre a instituição desenvolvedora e a empresa (etapa 8), com esta última começando a se preparar para a introdução da tecnologia no mercado (etapa 9). A última etapa é, portanto, a tecnologia estar disponível no mercado (etapa 10). Figura 10 – Resumo: Etapas da valoração de tecnologia 67 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 7. Resumo Esse guia apresentou, de maneira simplificada, os principais aspectos da valoração da propriedade intelectual em transações comerciais, abrangendo os seguintes tópicos: 1 A propriedade intelectual, por si só, pode não gerar valor se não for levada ao mercado. Para que a PI se torne um ativo de valor, existem estratégias de extração de valor por meio da propriedade intelectual. As principais formas de criação de valor da propriedade intelectual se dão: a) pela própria utilização do desenvolvedor, que leva a inovação ao mercado e, assim, consegue aumento dos lucros e/ou redução dos custos de produção; b) por meio da negociação da PI para terceiros, seja por contratos de licenciamento ou cessão, pela fusão ou aquisição por terceiros, ou, ainda, por meio de jointventures ou parcerias estratégicas; e c) como o financiamento, por meio da utilização do portfólio de PI como creditamento para receber financiamento ou, em menor grau, como colateral de empréstimos. 2 Existem diversos motivos para se valorar a propriedade intelectual. Uma das principais razões é no contexto da transação desse ativo. Dentre as transações mais comuns envolvendo a PI, destacam-se os contratos de licenciamento ou cessão da PI. 3 A valoração da PI também pode estar relacionada a outros propósitos, como a decisão de alocação de recursos, financiamento, relação com investidores, decisão sobre investimento em P&D, em caso de resolução de disputas. 68 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 4 No caso da negociação de contratos, as partes precisam tomar decisões em relação ao tipo de contrato, se o licenciamento será exclusivo, não-exclusivo ou cessão, e se haverá ou não possibilidade de sublicenciamento. De acordo com o tipo de contrato, serão definidas as formas de remuneração: taxa de acesso, taxa de cessão, taxa de uso e royalties, além de taxa de sublicenciamento, se houver. 5 Uma vez definidos os parâmetros acima, as partes interessadas na negociação devem valorar a propriedade intelectual como uma faixa de valores de remuneração possíveis para facilitar o processo contratual. 6 As principais formas de valoração são derivadas de três métodos quantitativos: Custo, Mercado e Renda. Já os métodos qualitativos dependerão de a instituição definir critérios relacionados ao ativo e ranqueá-los. 7 Na maioria das vezes não é utilizado apenas um desses métodos, mas uma combinação ponderada entre eles. 8 A escolha do melhor método irá depender da disponibilidade dos dados para o cálculo de valores. Geralmente a disponibilidade de dados aumenta com o avanço da maturidade. Para ativos tecnológicos, como, por exemplo, patentes e software, é utilizada a taxa TRL que mede o nível de maturidade tecnológica e pode variar entre 9 estágios distintos. 9 A negociação de acordos deve ser entendida como uma construção de relacionamento de parceria de longo prazo entre os desenvolvedores e as empresas. Assim, ambas as partes devem entender as necessidades e os custos e riscos dos parceiros num processo de negociação. 10 A valoração dos ativos intangíveis, se baseada em critérios específicos e prédefinidos pelas instituições desenvolvedoras, pode ser uma forma de facilitar as metodologias mais complexas de cálculo, simplificando-as de maneira objetiva, porém sem a abrir mão do rigor no estabelecimento de critérios específicos adequados a cada situação. 69 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual 8. Referências Bibliográficas ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Parecer no 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/subprocuradoria-federal-deconsultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/Parecer032020CPCTIPGFAGU.pdf. Acesso em: 19 set. 2024. CHAO, Chon Kit; HU, Hao; ZHANG, Liming; WU, Jihong. Managing the challenges of pharmaceutical patent expiry: a case study of Lipitor. Journal of Science and Technology Policy Management, v. 7, n. 3, p. 258–272, 1 jan. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1108/JSTPM-12-2015-0040. CIRERA, Xavier; FRIAS, Jaime; HILL, Justin; LI, Yanchao. A Practitioner’s Guide to Innovation Policy: Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1596/33269. COMISSÃO EUROPEIA. Avaliação da Propriedade Intelectual. 2023. Disponível em: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/intellectual-property-valuation_en. Acesso em: 28 ago. 2024. COMISSÃO EUROPEIA. Latin America IP SME Helpdesk: technology transfer in Chile and Colombia. [S. l.]: Serviço de Publicações da União Europeia, 2022. Disponível em: https://data.europa.eu/doi/10.2826/28504. Acesso em: 29 ago. 2024. KAPITSA, Y.; ARALOVA, N. DETERMINATION OF ROYALTY RATES FOR INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENTS. Center of Intellectual Property and Technology Transfer, the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. Disponível em: https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/science/article/view/6039/5365 acesso em 31/10/2024 OMPI. Intellectual property, finance and economic development. 2016. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/01/article_0002.html. Acesso em: 28 ago. 2024. 70 2024 © INPI, Aplicação Prática em Processos de Negociação Valoração de Ativos de Propriedade Intelectual OMPI. Managing intellectual property rights in innovation: the key to reaching the market. 2021. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/01/article_0009.html. Acesso em: 28/08/2024. OMPI (2021). IP Valuation Basics for Academic Institutions Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_tisc_ge_21/wipo_tisc_ge_21_9.pdf OMPI. Successful Technology Licensing, 2015. Disponível em: https://tind.wipo.int/record/28679?v=pdf OMPI. Valuation of Intellectual Property: What How and Why, Revista da OMPI, setembro de 2003. Disponível em: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_09-10.pdf OMPI. Valuation of Intellectual Property Assets; valuation techniques, parameters, methodologies and limitations. Disponível em: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/valuationdocs/inn_ddk_00_5xax.pdf OMPI (2004). IP Valuation, IP Panorama. Disponível em: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf PARR, Russell. Royalty rates for licensing intellectual property. John Wiley & Sons, 2007. RAZGAITIS, Richard. VALUATION AND DEALMAKING OF TECHNOLOGY-BASED INTELLECTUAL PROPERTY, 2007. SANTOS, Daniel T.E.; SANTIAGO, Leonardo P. Métodos de Valoração de Tecnologias. Radar Inovação. 2008. 2024 © INPI, gov.br/inpi