Las invenciones protegibles como modelos de utilidad

1 Facultad de Derecho Grado en Derecho “Las invenciones protegibles como modelos de utilidad” Presentado por: Roberto Burgoa Pinar Tutelado por: María del Mar Bustillo Saiz Valladolid, 6 de Mayo del 2019 2 RESUMEN: El modelo de utilidad ha sido una de las respuestas ofrecidas dentro del ámbito de protección jurídica que comporta el Derecho de la Propiedad Industrial, pero no se trata del único y tampoco se trata del más conocido y frecuente, ya que como sabemos estas características recaen sobre la figura de la patente de invención. Aun así, permaneciendo en la sombra de la patente, se trata de una de las figuras de protección de las invenciones más utilizadas, y que en España goza de buena salud. Se ha escrito mucho y la legislación es mucho mayor para la figura de la patente que para la del modelo de utilidad, pero el motivo de este trabajo es tratar la figura del modelo de utilidad mediante una profunda labor investigativa, ya que hay una escasez académica relativa que existe respecto de esta figura. Posteriormente se puede destacar también que la legislación que regula esta figura ha cambiado recientemente y por ello es necesario analizarlo más detalladamente para poder valorar y analizar estos cambios. PALABRAS CLAVE: modelo de utilidad, ley 11/1986, ley 24/2015, novedad, actividad inventiva, aplicación industrial. ABSTRACT: The utility model has been one of the answers offered within the scope of legal protection that comes with Industrial Property Law, but it is not the only one and it is not the most well-known and frequent, as we know these characteristics fall on the figure of the invention patent. Even so, remaining in the shadow of the patent, it is one of the figures of protection of the most used inventions and that in Spain is in good health. Much has been written and the legislation is much greater for the figure of the patent than for the utility model, but the reason for this work is to treat the figure of the utility model through a deep investigative work, since, there is a relative academic shortage that exists with respect to this figure, later it can also be highlighted that the legislation that regulates this figure has changed recently and therefore it is necessary to analyze it in more detail in order to assess and analyze these changes. KEYWORDS: utility model, law 11/1986, law 24/2015, innovation, inventive activity, industrial application. 3 Índice 1. Introducción. ........................................................................................................................ 4 2. Antecedentes/ nueva reforma/ ámbito europeo: .............................................................. 5 2.1. Antecedentes ............................................................................................................ 5 2.2. Nueva reforma ......................................................................................................... 7 2.3. Ámbito europeo ...................................................................................................... 15 3. Concepto y delimitación. .................................................................................................. 20 3.1. Definición. .............................................................................................................. 21 3.2. Delimitación: .......................................................................................................... 22 3.2.1. Delimitación positiva. ........................................................................................... 22 3.2.2. Delimitación negativa. .......................................................................................... 24 3.2.2.1. Artículos 4 y 5 de la Ley de Patentes 24/2015: ...................................................... 25 3.2.2.2. Invenciones de procedimiento: ............................................................................. 26 3.2.2.3. Materia biológica: ................................................................................................. 27 3.2.2.4. Sustancias y composiciones farmacéuticas:............................................................ 28 3.2.2.5. Variedades vegetales: ............................................................................................ 28 4. Requisitos y objeto del modelo de utilidad. ..................................................................... 30 4.1. Requisitos............................................................................................................... 30 4.1.1. La novedad. .......................................................................................................... 32 4.1.2. La actividad inventiva. .......................................................................................... 37 4.1.3. La aplicación industrial. ........................................................................................ 39 4.2. Objeto del modelo de utilidad. .............................................................................. 41 4.3. Diferencias del modelo de utilidad con la patente de invención. .......................... 43 4.4. El modelo de utilidad y el diseño industrial. ......................................................... 46 4.5. Cláusulas de remisión a la patente de invención. .................................................. 47 5. Solicitud y procedimiento de concesión .......................................................................... 49 5.1. Solicitud y fases ...................................................................................................... 49 4.1.1.- Fase de iniciación: ...................................................................................................... 49 4.1.2.- Fase de los requisitos formales: .................................................................................. 53 4.1.3.- Fase de las oposiciones: .............................................................................................. 54 4.1.4.- Fase final o de resolución del expediente: ................................................................... 55 4.1.5.- Recursos: ................................................................................................................... 57 5.2. Nulidad .................................................................................................................. 58 6. Conclusiones. ..................................................................................................................... 62 7. Bibliografía. ........................................................................................................................ 64 4 1. Introducción. Hoy en día, en el marco mundial empresarial en que nos encontramos y junto con la convergente economía globalizada y los avances tecnológicos hace que, día tras día, la competencia sea cada vez mayor, a la par que exigente, bien sea tanto en el propio marco nacional como en el marco internacional, ya que uno de los aspectos fundamentales que determina el modo en que un país se relaciona con el resto del mundo, es su nivel de competitividad. En nuestro caso, vivimos en un país donde se aplica tanto la libertad de empresa como la libertad de mercado, y esto da lugar a la competencia entre los empresarios para introducir y mantener sus productos y servicios en los mercados, lo que les obliga a prestar cada vez más atención en las innovaciones que son de buena ayuda, como herramienta para alcanzar el grado de competitividad necesario, ya que, como es bien sabido, en cualquier plan empresarial se debe de analizar bien la competencia para así poder combatirla. Para ello existen varios instrumentos con el fin de proteger ciertos derechos ante tal competitividad, y entre ellos se encuentra la figura del modelo de utilidad, al igual que la patente de invención y el diseño industrial. Por un lado, se busca la exclusividad de explotación de ese servicio y por otro lado evitar que otra persona tanto física como jurídica se apropie de estos instrumentos, diseños o productos. En el presente trabajo se analizará cuáles son las manifestaciones más importantes sobre las invenciones protegibles como modelos de utilidad que, como variante de la propiedad industrial, constituye una potente herramienta para desarrollar y diversificar la producción. Es incuestionable que tanto las patentes como el modelo de utilidad son instrumentos fundamentales para incentivar el desarrollo técnico de un país, ya que la protección de las innovaciones no beneficia sólo a los titulares, sino que tiene efectos positivos globales sobre el crecimiento económico además de fomentar la investigación y la innovación. A pesar de permanecer con bastante frecuencia en la sombra de la patente de invención, el modelo de utilidad se trata de una de las figuras de protección de invenciones más empleadas. Se ha tratado y escrito bastante más sobre la patente que sobre el modelo de utilidad, por lo que se dan una serie de circunstancias que hacen necesaria una mayor profundización al respecto y que justifican la realización de este trabajo. 5 El primer punto a destacar sería la ya mencionada escasez académica que rodea al modelo de utilidad, y mucho más puesta en relación con la patente de invención que es mucho mayor. En segundo lugar hay que mencionar que la legislación que regula la figura del modelo de utilidad ha cambiado recientemente a raíz de la ley 24/2015 de patentes, y el trabajo se centrará, aparte de dar una visión general sobre el modelo de utilidad, también en las novedades referidas a esta reforma. 2. Antecedentes/ nueva reforma/ ámbito europeo: 1. Antecedentes La figura del modelo de utilidad tiene su origen en Alemania, a finales del siglo XIX, en el año 1981, fecha de creación específica de esta modalidad de protección. En aquella época la industria alemana tenía gran interés en buscar un mecanismo de protección para invenciones que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, requerían una menor altura inventiva pero que eran merecedores de algún tipo de tutela o monopolio referido a la propiedad industrial. En su origen el modelo de utilidad trataba de tapar la brecha existencial entre las grandes invenciones de la época realizadas por las grandes corporaciones y las creaciones puramente estéticas. Su objetivo entonces era el de proteger las invenciones de artesanos, talleres y pequeñas corporaciones que no encontraban una vía ágil y eficaz de proteger sus aportaciones técnicas y que poseían un gran valor pero no superaban los estrictos requisitos que se aplicaban a la concesión de patentes. Como respuesta se crearon unos títulos de protección (modelos de utilidad) que se caracterizan por su corporeidad o forma externa, y que en ningún caso pueden consistir en un procedimiento. No hubo que esperar mucho tiempo para que otros países, siguiendo el modelo germánico, empezaran a adoptar esta nueva figura en sus respectivos ordenamientos dada la gran importancia que tuvo y el gran impacto que supuso. Actualmente el número de países y regiones que cuentan con el modelo de utilidad en su ordenamiento sobre propiedad industrial, alcanza casi un centenar entre ellos. Estos países son los siguientes: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, Tayikistán, 6 Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán. 1 En los países cuya legislación nacional no prevé la protección por modelos de utilidad, las PYME pueden solicitar una patente o mantener la invención como secreto comercial. 2 Este secreto comercial se puede definir como toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricación. La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial. El antecedente más antiguo respecto a la definición, enfocándolo desde el punto de vista internacional, lo podemos encontrar en el documento normativo realizado en el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, en fecha 20 de Marzo del año 1883 3 y que, a su vez, ha sido reformado en más de cinco ocasiones. Sin embargo, en este texto no encontramos el título del modelo de utilidad, pero al ser un acuerdo de mínimos tampoco se prohíbe su protección. En resumen, se centra principalmente en los modelos de la patente y de la marca como tal, al igual que en los servicios de competencia desleal. El modelo de utilidad, a nivel nacional, como figura de la propiedad industrial encuentra amparo normativo y jurídico tras el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, en el título XIV de la Ley de Patentes de 1986. Esta ley del año 1986 fue expresada a modo de respuesta a los requerimientos provenientes de la Unión Europea para hacer posible la adhesión a España, ya que era necesaria una modernización respecto de la regulación española de la Propiedad Industrial para ésta quedara adecuada a la normativa europea. También en la Constitución Española de 1978, a modo de ilustración de la propiedad privada especial, y que posteriormente también va aparecer como precedente más inmediato en la Ley 11/1986. Por lo que deja entrever que el modelo de utilidad será un 1 Disponible en: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqInvenciones07.html?modalida dFaq=noSel&tramitesFaq=modelo%20de%20utilidad 2 Disponible en: https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/where.htm 3 Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial 20 de Marzo de 1883. Se trata de un documento que recoge 19 artículos con el objetivo de proteger eficaz y uniformemente los derechos de propiedad industrial. Consideran útil introducir determinadas modificaciones y adiciones en el Convenio Internacional de 20 de marzo de 1883 relativo a la creación de una Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en la Conferencia diplomática que se celebró en Lisboa del 6 al 31 de octubre de 1958. Disponible en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONVENIO%20DE%20PARIS%201958.pdf 7 título de protección para invenciones novedosas de aplicarse a la industria que también estos requisitos deben concurrir para que un invento sea patentable. A su vez con la misma línea de argumentos la STS del 22 de abril de 2002 4 que expresa a los modelos de utilidad como creaciones de menor intensidad inventiva que las patentes, que se limita al modelo de utilidad a aquellas invenciones que a través de un objeto, se traducen en una mejora de tipo práctico, en una ventaja en su empleo o fabricación. A nivel europeo encontramos otro antecedente importante con la Propuesta de Directiva del Parlamento 98/C36/05, relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, que analizaré en el apartado del ámbito europeo. La regulación actual nacional sólo existe en la Ley de Patentes 24/2015, ya que no existen modelos de utilidad concedidos por un organismo supranacional europeo, a diferencia de lo que ocurre con las patentes. 2. Nueva reforma En el año 2015 se produjo un cambio relevante en el ordenamiento legal respecto de la figura que estamos analizando en este trabajo. Se publicó en el BOE la Ley 24/2015 de 24 de julio, la nueva Ley de Patentes 5 , que entró en vigor el 1 de abril del año 2017, fecha también en la que se derogó la anterior ley 11/1986 de 20 de Marzo, de Patentes. Más allá de las concretas modificaciones introducidas, la primera circunstancia sobre la que merece la pena llamar la atención es la opción legislativa en sí misma, que ha supuesto el mantenimiento de la figura del modelo de utilidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó su Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que aprobaba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. El Informe que publicó analizaba una serie de indicadores y datos estadísticos del sistema de patentes, que confirmaban la relativa débil posición innovadora de España. Se recomendaban que dichos indicadores se tuviesen en 4 Esta sentencia en concreto trataba sobre los aspectos relativos al requisito de la utilidad, ya que según se afirma, al solicitarse el registro del modelo de utilidad en cuestión en el año 1989, resultaba de aplicación el artículo 143 que modificaba ese artículo 171 al introducir el requisito de “nivel inventivo en relación con el estado de la técnica”. La sentencia va a afirmar que a pesar de no hacerlo implícitamente, el Estatuto de Propiedad Industrial de 1947 exigía como requisito la actividad inventiva y que supusiera una mejora práctica o una ventaja, dichos elementos, además, sí están contenidos de forma explícita en la posterior Ley 24/2015. Por esto se vuelve a incidir en los dos caracteres principales del modelo de utilidad, la novedad o mejora y la utilidad práctica de la invención. Finalmente y por estos motivos se otorgaba razón a la actora que defendía que su modelo cumplía con los requisitos exigidos, denegando al mismo tiempo la nulidad del mismo que se venía exigiendo. Disponible en: https://2019.vlex.com/#vid/modelo-utilidad-propiedad-industrial-15039971 5 BOE Nº. 78, de 1 abril de 2017. 8 cuenta al adoptar medidas regulatorias como la adopción de la patente unitaria europea. En concreto, la CNMC recomendaba revisar ciertos aspectos previstos en la Ley de Patentes y en el proyecto de Reglamento de ejecución, entre los cuales se encontraban, la reconsideración de la figura de los modelos de utilidad, en coherencia con lo advertido en el Informe CNMC previo sobre la Ley de Patentes, desde el punto de vista de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. Se pensaba por aquel entonces que en el supuesto de fundamentarse su mantenimiento, se recomendaba que al menos se sometiesen, como las patentes, al régimen de examen previo 6 . Desde mi punto de vista se aprecia que el objetivo del legislador con esta reforma, es la de continuar con esta figura y a su vez ampliar las posibilidades. Esto nos hace ver que nuestro ordenamiento se preocupa a la hora de otorgar una entidad única a la figura del modelo de utilidad, lo cual ha mostrado ser bastante beneficioso en nuestro país, ya que los registros del modelo de utilidad gozan de una gran relevancia. La decisión de mantener este título de protección al realizar esta reforma, se considera en líneas generales de forma positiva, ya que esta valoración no obedece tanto al mero hecho de conservar esta institución o título del modelo de utilidad, sino que se hace en el sentido de que resulte acertado reconocer que existen creaciones técnicas, industrialmente aplicables, que merecen este tipo de protección a pesar de que su nivel inventivo sea menor que el definido para las patentes de invención. En cuanto al mantenimiento del modelo de utilidad en la nueva ley como figura con entidad y naturaleza propia, el autor García Zapata lanza una crítica al motivo por el cual el legislador lo venía protegiendo anteriormente. En la exposición de motivos de la Ley se mencionaba el alto porcentaje (95%) de modelos de utilidad registrados con origen nacional. Esto podría dar una apariencia demasiado proteccionista por parte de la legislación, pudiendo darse así la paradoja de que se crearan situaciones de cierta ventaja para los titulares de modelos de utilidad extranjeros, es decir, “distintos titulares a nivel mundial, siempre que se llegara a la misma invención de manera independiente” 7 , debido a que el ámbito de protección se limitaba solo a nivel estatal. Afortunadamente esto se ha podido corregir en la nueva ley al establecer la llamada “novedad mundial” a la que haré referencia más adelante. Así, indica García Zapata que de esta forma “se evita la incertidumbre en torno al concepto de divulgación”. En este punto el autor viene haciendo referencia al poco sentido que pueda tener hoy día la novedad relativa, dado el “acceso generalizado a todo tipo de información”. Esta reforma nació con la intención de regular el ámbito de la propiedad industrial en un marco geográfico meramente estatal, operando su fuerza y protección para nacionales o extranjeros con domicilio social en nuestro país, y que se ha visto irremediablemente parcheada a fin de dar entrada a los continuos tratados internacionales que sobre la materia se venían introduciendo sobre todo desde la Unión Europea y con más o menos fortuna para permitirnos dar solución a conflictos que en el ya habitual tráfico internacional en el que se desenvuelven los clientes, se generaban de fronteras hacia dentro sin llegar a dar soluciones plenamente satisfactorios cuando las infracciones se producían en el extranjero, 6 Disponible en: https://www.cnmc.es/2017-02-22-la-cnmc-informa-el-proyecto-de-real-decreto-por-elque-se-aprueba-el-reglamento-de. 7 García Zapata, J. A. Op Cit. P. 14 9 por personas (físicas o jurídicas) sin domicilio o establecimiento abierto al público que radicase en nuestro país 8 . Entre las razones que dan pie a esta reforma podemos señalar las siguientes: 1) Efectuado un análisis genérico del nuevo texto legal, es innegable que la verdadera razón del nuevo cuerpo legal no es otra que potenciar o actualizar las inscripciones de patentes, diseños industriales o modelos de utilidad, en un ámbito internacional a través de la coordinación existente entre nuestra Oficina Española de Patentes y Marcas, con entes supranacionales como la Oficina Europea de Patentes, o través de la remisión Tratado de Cooperación en materia de Patentes. 2) Otra de las razones de peso que dan motivo a esta reforma es la de la claridad normativa, ya que había una gran dispersión de normas entre reglamentos y directivas comunitarias, al igual que una incoherencia entre la legislación vigente y la OEPM como autoridad de búsqueda y examen del sistema internacional de patentes. El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección de las invenciones. Suponía un gran avance frente a la anterior legislación, ya que se nota una clara vocación internacionalista, que iba a evitar la dispersión normativa fruto de la coincidencia de normativa europea e internacional con la norma española, y asimismo va a permitir un acceso a la solicitud de concesiones, más asequible y más garantista, y en consecuencia más acorde con los nuevos tiempos que vivimos. 3) Otro motivo de esta reforma es la reducción de cargas administrativas, ya que persigue el nuevo texto legal facilitar la obtención más ágil, simple y rápida de títulos de protección, reduciéndose a un único sistema de concesión el antiguo sistema opcional existente en la Ley 11/1986, también con un examen previo, y mediante un sistema de concesión rápido de patentes con una mayor flexibilidad del sistema, esto también evita a los tribunales la carga de anular las patentes que nunca debieron de ser concedidas. 4) Por último, otra de las razones de la reforma es el apoyo al emprendedor, facilitando la decisión para patentar en el extranjero, y una mayor seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de los monopolios injustificados, y evitar gastos posteriores en los tribunales. A la vista de la tramitación parlamentaria del proyecto presentado el día 25 de noviembre de 2014 del planteamiento de la reforma, no generó grandes diferencias en el seno del legislador durante el proceso ya que culminó con la definitiva aprobación de la ley. Es decir, el régimen general de los modelos de utilidad tal y como fue configurado originalmente resultó bastante pacífico de aceptar, ya que el objetivo de la reforma era adecuar el marco legal a las necesidades actuales y también facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles puesto que los modelos de utilidad concedidos por vía nacional son de origen español en su mayoría. 8 Disponible en: https://www.leopoldopons.com/estudios-y-publicaciones/la-nueva-ley-24-2015-de-24de-julio-de-patentes-en-vacatio-legis-hasta-abril-de-2017/ 16 protección del derecho eficiente y rápido, sus costes de protección son reducidos, y que suele estar destinado a evoluciones tecnológicas de corta duración. En la actualidad, la comisión europea sigue controlando y verificando los efectos económicos, sociales y legales derivados del modelo de utilidad. De ahí la conclusión también de que el modelo de utilidad sea más accesible para los innovadores individuales. En el ámbito europeo, a nivel normativo, nos encontramos con la Propuesta de Directiva como texto pre-legislativo, de 19 de Julio de 1995, sobre la protección de los modelos de utilidad, que en 1997 la propia Comisión Europea propuso una armonización a nivel europeo de las leyes y de la regulación de esta figura en todos los estados miembros con el objetivo de la búsqueda de un mejor y correcto funcionamiento del mercado interior, estos intentos se recogen en la Propuesta de Directiva 98/C36/05 relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad. El objetivo principal era el de realizar una amplia consulta acerca de la necesidad de armonizar los sistemas de protección de los modelos de utilidad en la Unión Europea. Se trataba de fomentar la competitividad de la industria comunitaria en el ámbito de la investigación y el desarrollo, en especial la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se da cumplimiento al mandato impuesto por el artículo 3 TCE. También recogía ciertos principios comunes básicos para la protección jurídica de los modelos de utilidad, concretamente en lo que respecta a la definición del objeto de la protección, requisitos y procedimiento para su obtención, así como el contenido y los límites del derecho de exclusiva, su duración y las causas de su extinción o nulidad. También se hace referencia en este articulado a las protecciones de las invenciones técnicas con corta duración de vida, y también a las que representan pequeños avances tecnológicos, la simplicidad en el procedimiento, el bajo costo de la protección y también la publicación rápida de cara al público. Porque como ya sabemos en determinados sectores se adapta mucho mejor el modelo de utilidad que la patente, sobre todo de cara a algunos sectores industriales como es el caso de las pequeñas y medianas empresas o bien en sectores como la juguetería, relojería, óptica, microtécnica y micromecánica. De esta forma, el modelo de utilidad que proponía la Propuesta de Directiva era básicamente como una patente de invención, pero a menor escala y, que confería protección a todas las invenciones técnicas, ya fuesen invenciones de producto o de 17 procedimiento, a excepción de las sustancias y los procedimientos químicos o farmacéuticos, los cuales son expresamente excluidos de protección en el artículo 4 PD. Esta Propuesta se actualizó el 25 de junio de 1999 pero los trabajos se suspendieron debido a las dificultades para llegar a un acuerdo, y que posteriormente se dio mucha más prioridad a la figura de una patente comunitaria, se incluían los programas de ordenador y los requisitos del modelo de utilidad con respecto a las condiciones de protección, y con respecto al procedimiento de registro destacar que no se realiza un examen previo, y que era una protección única, no acumulable con otro derecho de propiedad industrial. Esta comisión retiró la propuesta en el 2006 y se dejó de manera definitiva el proyecto, ya que aún no se ha podido llegar a un acuerdo entre los distintos países miembros debido a la falta de interés y avances y al procedimiento particularmente complejo. Por lo que se puede decir que hay escasas respuestas en el ámbito comunitario, ya que no han operado cambios en las propuestas ni en los intereses, se ve la prioridad en el establecimiento del sistema comunitario de patentes. 12 El resultado de esta propuesta en líneas generales se puedo considerar como fallido, ya que fracasa en su objetivo principal, el cual era establecer un marco común y armonizar los sistemas de protección de los modelos de utilidad en la Unión Europea, a lo que se puede sumar otra razón de peso como fue la dificultad de establecer un nuevo derecho no contemplado por determinadas legislaciones europeas. Contrastando esto con datos y cifras que publicó la propia OEMP, en el año 2014 justo antes de redactar esta nueva ley 24/2015, se presentaron 2689 solicitudes de modelos de utilidad, siguiendo con la tendencia ascendente respecto a anteriores ejercicios, mientras que el número de patentes de invención nacionales presentadas ese mismo año fue de 3031 continuando con la línea descendente pues los años anteriores se presentaron más solicitudes. Es curioso por lo que podemos decir que el recurso del modelo de utilidad es bastante elevado, cuando se trata de proteger una invención exclusivamente en el ámbito español. En el ámbito comunitario existen diferencias notables entre los distintos ordenamientos. Sólo tres países comunitarios carecen de una figura que permita proteger las invenciones, o al menos algunas de ellas, al margen de la patente ordinaria, se trata de Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido, que carecen de cualquier institución paralela a las patentes 12 Disponible en: https://slideplayer.es/slide/93158/ 18 para proteger las invenciones, y otros, como Alemania, España, Italia y Portugal, que regulan desde hace tiempo los modelos de utilidad. En algunos, como Holanda, está en preparación una ley que regula los modelos de utilidad, mientras que en los restantes se han introducido recientemente los modelos de utilidad, o figuras que cumplen sus mismos fines. Por supuesto, en la aparición de estas figuras pueden haber influido distintas circunstancias, como el que sea demasiado amplio el plazo que transcurre hasta la obtención de la patente, o el costo de las patentes nacionales obtenidas por la vía europea. Resulta curioso el caso de España, en donde, tras la adhesión al Convenio de la Patente Europea (CPE), ha descendido notablemente el número de patentes solicitadas por la vía nacional, aunque se haya incrementado el número de solicitantes nacionales, mientras que el número de solicitudes de modelos de utilidad ha permanecido prácticamente estable. Pero, aun prescindiendo de los factores mencionados, el impulso decisivo para la consolidación de un segundo nivel de protección para las pequeñas invenciones seguramente se debe a consideraciones de orden económico y competitivo. Se parte del convencimiento de que es justo y conveniente estimular la creatividad, otorgando una protección rápida, sencilla y económica a invenciones que no tienen el nivel necesario para obtener una patente fuerte, es decir, una patente que ha sido concedida mediante un examen previo de los requisitos de patentabilidad, o al menos con un informe sobre el estado de la técnica. Dato común de todas estas variedades de protección de segundo nivel para las invenciones, con independencia del nomen iuris utilizado, es, efectivamente, que su obtención es más sencilla, rápida y económica, y que, como contrapartida, su duración es menor que la de la patente. En el caso de Francia, cabe destacar que el uso del modelo de utilidad o “certificat d´utilité” se desempeña más para dar cobertura y seguridad a los pequeños proyectos, que requieren una protección de corta duración en el tiempo, en el caso de nuestra nación se destina más para el ámbito de pequeñas empresas y por razones de carácter económico. Además que en el modelo de utilidad español es posible transformar la solicitud de un modelo de utilidad por la de una patente al realizar una extensión, por lo que se puede ver como una etapa antes de la constitución de una patente de invención, mientras que en Francia este proceso no se contempla como tal. Continuando la comparación con nuestro país vecino hay que destacar que la Asociación Francesa de expertos en Propiedad Intelectual (ASPI) propuso renombrar la figura del “certificat d´utilité” por la de “modèle 19 d´utilité” y también prolongar el plazo de protección a diez años, en mi opinión se trata de una de las propuestas que dejan entrever la voluntad de armonizar esta figura respecto al nivel europeo. En países como Italia, que se asemeja bastante la regulación a nuestro país, podemos decir que el modelo de utilidad viene configurado como una invención de carácter menor y menos riguroso que el demandado a la patente, como tal se prevé su concesión tras un procedimiento de carácter simplificado, sin un examen previo y sin la posibilidad de formular oposiciones, por lo que a modo de conclusión se puede sacar en claro que es una figura mucho más limitada que en nuestro ordenamiento. También se asemejan a este régimen países como Grecia y Hungría, que contemplan al mismo modo que Italia y nuestro país con respecto al modelo de utilidad. También comparándolo con países de fuera del marco de la Unión Europea, como es el caso de México, que al igual que sucede con la normativa vigente en nuestro país, en México también se remite de forma puntual a la legislación de patentes para completar posibles lagunas o defectos en cuanto a la reglamentación del modelo de utilidad. El término “modelo de utilidad” en México ha sido desarrollado por los encargados de la política de propiedad intelectual para ofrecer una protección económica y sencilla para invenciones que no satisfarían a plenitud los requisitos y criterios para la expedición de la patente. Paralelamente, en algunos países, como Australia, junto a las patentes ordinarias existen unas patentes de segunda categoría “petty patents”, para cuya protección se exigen los mismos requisitos que para las patentes ordinarias, pero cuya obtención es más rápida, barata y menos rigurosa en términos generales. Después de haber requerido la opinión de representantes de diversos países, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), en la reunión de presidentes celebrada en Río de Janeiro en mayo de 1985, estimó que «los modelos de utilidad pueden incentivar al inventor protegiendo los desarrollos técnicos con menor actividad inventiva que la exigida para las patentes de invención, y garantizando una protección más rápida y eficaz». En el Congreso de Londres, celebrado en junio de 1986, y tras nuevos informes emitidos por los distintos grupos nacionales, en los cuales se reiteraba la importancia económica y jurídica de la protección de los modelos de utilidad, la AIPPI reconoció que existían dos concepciones fundamentales de los modelos de utilidad. 20 • Por un lado, la de aquellos países que protegen mediante modelos de utilidad las nuevas invenciones, que se traducen en una forma externa que cumple un fin técnico. • Por otro lado, la de aquellos ordenamientos en los que las patentes y los modelos de utilidad protegen esencialmente las mismas invenciones, pero exigiéndose una menor actividad inventiva para los modelos de utilidad. Sin embargo, se estima que los modelos de utilidad son beneficiosos para la sociedad, y por eso se recomienda su regulación siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos, que no sean sometidos a un examen previo y que su duración no sea superior a diez años. 3. Concepto y delimitación. A la hora de analizar el concepto jurídico del modelo de utilidad es preciso que se dé una definición que sitúe y de forma al objeto. Para comenzar hay que situarse dentro del marco de las llamadas “invenciones menores”, esto quiere decir que el modelo de utilidad se ubica dentro de aquellas invenciones que no suponen un nivel de actividad inventiva tan alto como el que tienen las patentes. El adjetivo calificativo “menores” hace referencia a que en esta figura se requiere un menor grado de esfuerzo de inventivo, siempre comparándolo con la figura de la patente. Al igual que el modelo de utilidad lo podemos encuadrar dentro de esta categoría de invenciones, pertenecen también a esta, el diseño industrial, las invenciones industriales y de productos, o bien las patentes de segundo nivel. Aunque no siempre se considera que la protección como modelo de utilidad está limitada a las invenciones menores, no existe desde esta perspectiva un límite superior de registrabilidad para los modelos de utilidad. Por el contrario, cuando se trate de invenciones que, consistiendo en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, y su actividad inventiva rebase el juicio de lo “evidente”, entonces habrá de ser el solicitante quien decida qué protección solicita, considerando circunstancias ajenas al valor, al esfuerzo inventivo, de su regla técnica, y más aun con las novedad introducidas por la ley 24/2015 puede afirmarse que esta conclusión queda reforzada. 21 1. Definición. Como definición podemos decir que el modelo de utilidad es un título o privilegio otorgado por el Estado al inventor, como reconocimiento de la inversión y esfuerzo realizado, y que confieren a su titular el derecho de impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial en España de la invención protegida, a aquellas invenciones que consistan en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de una herramienta, mecanismo, instrumento u otro objeto o parte de los mismo. La definición que da la comisión europea, es que el modelo de utilidad es un derecho registrado que otorga al titular el uso exclusivo de una invención técnica, que se concederá durante un tiempo limitado y se exige como contrapartida que se divulgue públicamente el funcionamiento de la invención. En resumen, el modelo de utilidad está pensado con el objetivo de proteger pequeños avances técnicos, con un procedimiento de registro mucho más ameno y rápido, que permite al que solicita este derecho de proteger su invención rápidamente desde el primer momento en que se da a luz esa novedad 13 . Esto se debe a que la mayoría de las solicitudes de los modelos de utilidad se realizan a través de pequeñas y medianas empresas, con un coste menor que el de la patente de invención, y en sectores donde existe una capacidad innovadora rápida y de carácter cuantitativo. La figura del modelo de utilidad se encuentra regulada en los artículos 137 y siguientes, de la ley 24/2015. Según el art. 137 “serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.” Dicho artículo de Ley delimita el concepto de modelo de utilidad en virtud de dos factores convergentes: uno de carácter intelectual de exigir que se trate de una invención que sea nueva e implique una actividad inventiva; y el otro, de carácter práctico o utilitario al exigir 13 Esta cuestión sobre el cumplimiento del requisito de la novedad ha sido polémica, ya que puede ser causa de nulidad, así en la Sentencia 29 octubre de 2004 del TS, determinó que la protección que se concede al modelo de utilidad es, por razón de la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, recayendo en instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos, o parte de los mismos. La razón por tanto, de la protección dispensada no mira solo a las características de la cosa o parte de ellas sobre la que recae y es indiferente que la modificación propuesta. Disponible en: https://supremo.vlex.es/vid/casacion-modelo-utilidad-protecion-18036250 22 que de ser configuración, estructura o constitución, resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Es decir, el modelo de utilidad tiene como finalidad proteger aquellos inventos que se traducen en una forma externa, una estructura interna, o una constitución que cumple con un fin técnico. Otras denominaciones de esta figura son también: patente de modelo de utilidad, y en ocasiones nombrada como pequeña patente o patente de innovación. Los modelos de utilidad son frecuentes encontrarlos en productos del sector de la juguetería, relojería, óptica, embalajes, y mecánica. Se trata de sectores donde se puede innovar fácilmente, recayendo la invención en elementos exteriores o interiores del producto, pero que no cuenta con los elementos suficientes para ser tutelado por una patente de invención. 2. Delimitación: 3.2.1. Delimitación positiva. Podemos hacer una delimitación tanto positiva como negativa sobre el modelo de utilidad expresando lo que se recoge en el título XIII y más concretamente en el artículo 137.1 de la Ley de Patentes (Ley 24/2015) en el que dice como delimitación positiva que el modelo de utilidad tiene como objetivo proteger una invención de carácter industrial, con los requisitos de la novedad y de la actividad inventiva, también se añade que estas invenciones tienen que “consistir en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. Son tres las notas que definen estas invenciones protegibles recogidas en el artículo 137 de la ley de patentes: La primera de todas es que se traten de invenciones, pero no de cualquier tipo. Sólo son protegibles como modelos de utilidad aquellas invenciones que: “consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición” y “de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. La segunda es que de dicha invención se cumplan ambos requisitos tanto el de la novedad (nueva, artículo 6.1 LP), como el de la actividad inventiva (sucederá si no deriva del estado de la técnica de una manera “muy evidente” para un experto en la materia (Art. 140.1 LP). 23 Por último, puede manifestarse bien en: • Configuración: es decir, en una “disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas.” o bien cuando la forma externa de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto externo por ejemplo: herramientas, utensilios, etc. • Estructura: es decir, una “distribución de las partes de un cuerpo, la disposición y el orden de las partes dentro de un todo”. Lo podemos interpretar como cuando la distribución o disposición interna de los diferentes elementos de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto técnico como por ejemplo dispositivos, máquinas o sus partes. • Composición: es decir, “Acción y efecto de componer”, siendo componer el “formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden”. Es decir, composiciones químicas, cambios en la composición de un producto o en la forma de componer un objeto. 14 La determinación del alcance positivo, y por tanto, de la modalidad adecuada, será realizada en el contexto de un examen técnico por un examinador técnico. Como conclusión podemos decir que el modelo de utilidad consiste en una regla técnica materializada en la forma de un objeto o producto, en la que ha de indicar la manera de dar a un objeto, una configuración o estructura de la que anteriormente carecía. En comparación con el artículo 143 de la ley de 1986, la nueva ley introduce la posibilidad de proteger como modelo de utilidad una invención consistente en una nueva composición de un producto, posibilidad que no constaba en la ley de 1986, según la cual «serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación». Sin embargo, establecida esta nueva posibilidad de proteger la composición de productos químicos o sustancias, se establece una limitación al prohibirse proteger como modelos de utilidad las invenciones que recaigan sobre sustancias y composiciones farmacéuticas. Asimismo, desaparece la mención particular acerca de la posibilidad de proteger como modelo de utilidad «los utensilios instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los 14 Disponible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Directrices/Directrices_MU.htm 24 mismos» y la mención de la prohibición de proteger como modelos de utilidad las variedades vegetales. La eliminación de la referencia a los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de ellos es irrelevante, en la medida en que era una mera norma ejemplificativa. Y, bajo la nueva ley, seguirá siendo posible su protección como modelo de utilidad. 3.2.2. Delimitación negativa. La delimitación negativa del concepto, se encuentra recogida en el título XIII, artículo 137 apartado 2º de la Ley de Patentes 24/2015 que dice que “sobre las creaciones que no son susceptibles de originar un modelo de utilidad no podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esa Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas”. Este artículo señala e indica cuales son aquellas invenciones que no podrán ser susceptibles de ampararse como modelos de utilidad. Estas exclusiones que enumera el artículo 137.2 Ley de Patentes junto con la eliminación del patrón de creación de variedades vegetales contribuye a un nuevo aspecto de definición negativa, por lo que es de destacar en este epígrafe ya que se trata de una novedad respecto a la anterior regulación. Consecuentemente también encontramos una delimitación negativa en el artículo 3.2 del texto de la Propuesta de Directiva en la que enumera todo lo que no puede acceder al registro por carecer del carácter de invención técnica, que básicamente reproduce las normas de las Leyes de patentes nacionales. En la exposición de motivos de la nueva ley de patentes 24/2015 y centrándonos en la novedad con respecto a la anterior regulación, destacar que esta nueva ley amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, que hasta ahora estaba prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. 25 La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección. 15 Con respecto a estas distintas exclusiones iré refiriéndome a ellas una por una porque considero que suponen una novedad a considerar respecto a la anterior legislación. Son las siguientes: 3.2.2.1. Artículos 4 y 5 de la Ley de Patentes 24/2015: Los artículos número 4 y 5 de la ley 24/2015 se encuentran recogidos en el título II relativo a la patentabilidad (art.4) y a las excepciones a la patentabilidad (art. 5). Esta excepción consiste básicamente en que la propia Ley de Patentes parte de que los modelos de utilidad tienen el objetivo de proteger invenciones industriales por lo que se da a entender también que tampoco pueden ser protegidos por la figura del modelo de utilidad aquellas materias que la propia Ley de Patentes no considere invenciones patentables, que son aquellas que se encuentran en estos dos artículos (4 y 5 de la LP). En el artículo 4 de la Ley de Patentes hace referencia a las invenciones patentables, se subdivide a su vez en 5 apartados en los que hace referencia a diferentes campos, tales como la tecnología y la materia biológica entre otros. En su punto 4º destacar que “no se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.” Y también reseñar que la salvedad del apartado 5 del este artículo no juega en el caso de los modelos de utilidad en los mismos términos que en el caso de la patente de invención, pues habrá que seguir teniendo presente el resto de invenciones que no entran dentro del concepto legal de modelo de utilidad. En el caso del punto 5 hace referencia a las excepciones a la patentabilidad por lo que tampoco encontrarían sitio en este apartado la figura del modelo de utilidad, y la razón principal que motiva esta exclusión es que porque dichas invenciones ya se encuentran amparadas por la vía de los derechos de autor y como tal hay que contemplarlas y no ser susceptible de aplicar la legislación de la propiedad industrial. En este artículo se recoge aquellas invenciones que no podrán ser objeto de patente, tales como: las variedades vegetales y las razas animales (apartado 2º), procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales (apartado 3º), métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal (apartado 4º). 15 Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/557153-l-24-2015-de-24-jul-depatentes.html#i 32 De estos requisitos, el objetivo claro que se pretende, es que se incorpore una ventaja práctica respecto a lo ya existente, apreciable bien para su uso o bien para su fabricación. Sin embargo, en este artículo no dice nada sobre el carácter perceptible de la forma que será objeto de modelo de utilidad, si bien es verdad que con carácter general la forma va a resultar perceptible por los diferentes sentidos 23 . También hay que destacar que la protección mediante el modelo de utilidad solo puede obtenerse para determinados campos técnicos y no es aplicable a procesos. Para obtener un modelo de utilidad es necesario elaborar una correcta memoria descriptiva, y para el mantenimiento del derecho que otorga su concesión es imprescindible realizar los pagos de mantenimiento que son generalmente anuales, si no es así se caducaría el modelo de utilidad. Para hacer una valoración sobre los aspectos positivos de la invención será preciso acudir al denominado informe del estado de la técnica, es decir, la determinación del alcance positivo será realizado bajo el contexto de una evaluación o juicio hecho por un examinador técnico 24 . Por lo que para saber si un modelo de utilidad es nuevo, posee actividad inventiva y aplicabilidad industrial, se ha de apreciar el estado de la técnica 25 . De esta manera podemos establecer una relación de conexión entre el artículo 137 y con lo prescrito en el artículo 139 de la Ley de Patentes, puesto que remite de manera constante a la invención patentable. 26 La reforma de la Ley de Patentes hace más hincapié o da más importancia al requisito de la novedad y expresa que esta tiene que ser de carácter mundial como explicaré posteriormente, y también se exigirá el denominado informe sobre el estado de la técnica, al igual que se ampliaba la aplicación de los modelos de utilidad a los productos químicos. 4.1.1. La novedad. El requisito de la novedad es fundamental en esta figura del modelo de utilidad, tal y como se menciona en el artículo 137.1 de la LP. Pero no es igual de explícito a la hora de expresar 23 OTERO LASTRES,J.M. “El modelo de utilidad”. Título II. Págs. 277-277. 24 Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/102_01_II_Jorn adas_sobre_el_Modelo_de_Utilidad.pdf 25 Artículo 139 de la Ley de Patentes. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A2015-8328 26 STS de 27 de Octubre del 2011, recurso 402/2008, ponente Don Jesús Corbal Fernández. 33 cuando es nueva la invención protegible como modelo de utilidad, y tampoco existe ningún otro precepto que defina la novedad exigible respecto a los modelos de utilidad. Observamos que el legislador solo define en materia de modelo de utilidad aquellos conceptos que sean distintos respecto de lo previsto en materia de las patentes, por lo que, en este caso, y aplicado al concepto de la novedad como requisito fundamental del modelo de utilidad, encontramos una carencia a la hora de definir este concepto. Al igual que no se da el mismo caso del siguiente requisito 27 que sería el de la actividad inventiva ya que sí se expresa una definición más explícita. En materia de modelo de utilidad solo se define el requisito de la actividad inventiva y no el de la novedad, es como justificación de que la Ley de Patentes entiende el requisito de la novedad igual para el modelo de utilidad como para las patentes, razón por la cual no repite ambos conceptos en distintas figuras. Con respecto al modelo de utilidad es innecesario volver a definir la noción de la novedad porque es la misma que en la materia de las patentes. Por eso debemos entender este requisito como ambiguo para ambas figuras. De ahí que deba ser entendida en el mismo sentido que expresa el artículo 6.1 de la misma Ley de Patentes que “se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica” lo cual reflejado en este caso y más concretamente en el modelo de utilidad significa que una invención protegible como modelo de utilidad resultará como nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, como se expresa en el artículo 140.1 de la LP. (“Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. 2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.”). Analizando más concretamente este artículo 6.1 podemos observar que la Ley de Patentes determina la novedad definiéndola de manera negativa, es decir que la invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, lo que quiere decir que una regla protegible como modelo de utilidad no está comprendida en el estado de la técnica cuando en el momento en el que debe de juzgarse la novedad, este estado de la técnica no posee dentro de sus límites la misma regla técnica que se trata de proteger como modelo de utilidad, es decir a la hora de comparar esta nueva regla con todas y cada 27 STS de 24 de noviembre de 2016, ponente Don Ángel Ramón Arozamena Laso 34 una de las regalas que componen este estado de la técnica se llega a la conclusión de que no coincide exactamente con ninguna de ellas. Por lo que también podemos sacar en conclusión que tampoco está comprendida en el estado de la técnica la regla que presente diferencias que no sean simplemente accesorias. Con respecto al límite del estado de la técnica podemos recordar que la regla técnica que se protege como modelo de utilidad está integrada por un doble elemento: por un lado, la regla inventiva y por otro lado la forma en que se representa esa regla inventiva. Desde mi propio punto de vista y analizando esta cuestión, la novedad se debe exigir tanto en la regla técnica como bien a la forma en la que se va a materializar esta regla técnica, encontramos esta justificación en el artículo 137 ya que como bien he dicho anteriormente señala que el modelo de utilidad consiste en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja practica apreciable para su uso o su fabricación. En este artículo tal y como lo redacta el legislador da a entender que de la actuación del inventor se debe dar una ventaja, que suele ser mediante una configuración, estructura o composición a un determinado objeto que será el producto, que anteriormente no gozaba de esta innovación ya sea bien la composición, estructura o bien la configuración, es decir no tenía ese estado de la técnica. También aparte de esta dotación al producto es necesario que de esa forma o configuración se realice una ventaja que sea apreciable, a esto nos referimos con que haya una mejora sobre lo que había anteriormente. Se corrobora lo anteriormente expuesto con la Sentencia de la sala tercera del 22 de enero de 2003 28 en la que se exponía que la novedad supone aportar un aspecto nuevo en la funcionalidad del objeto, respecto de lo anteriormente existente que a su vez reporte beneficios en su utilización, convergencia de novedad formal y funcional. Para saber si una regla técnica es nueva es necesario hacer la comparativa de esta regla con el estado de la técnica existente en el momento en que debe realizarse el juicio sobre la novedad. 28 También en la Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 13 de Octubre de 2004.” El modelo de utilidad es una invención menor respecto de la patente, pudiendo representar una mejora o perfección de algún objeto, progresándose en su eficaz rendimiento. Se establece la aplicación subsidiaria de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad, pero dejando a salvo las especialidades propias de dichos modelos. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación.” Disponible en: http://blogs.deusto.es/derecho-empresa/wpcontent/uploads/2013/12/propiedad-industrial-o.rtf 35 Como he reflejado anteriormente en materia del modelo de utilidad la Ley de Patentes solo prevé preceptos expresos cuando se separa de la regulación de las patentes, en este caso se puede hacer referencia al artículo 139 para determinar el estado de la técnica conforme al cual debe examinarse la novedad de los modelos de utilidad 29 . Con respecto al fin del estado de la técnica el artículo 6.2 relativo a las patentes afirma que el momento en que se cierra el estado de la técnica es la fecha de presentación de la solicitud del correspondiente modelo de utilidad. Hay que señalar también que el informe del estado de la técnica se trata de una búsqueda con carácter básicamente documental y en ningún caso será como un dictamen pericial, normalmente el informe del estado de la técnica viene acompañado de una opinión del técnico examinador en cuestión y el tiempo estimado de su emisión suele ser de un mes aproximadamente, razón por la que se complementa con el artículo 6.2 de la LP que dice que: “El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.” ¿Y qué debemos entender por «estado de la técnica» El artículo 6.2 al hacer referencia a la palabra extranjero introduce una novedad de carácter mundial, dejando en un segundo plano la novedad relativa. Este requisito “mundial” se introdujo con la reforma de la Ley de Patentes 24/2015. El estado de la técnica se convierte en algo fundamental tras la nueva Ley de Patentes (24/2015) no solo ya para comprender el concepto de la novedad como parte de los requisitos positivos sino también porque el titular de un modelo de utilidad que quiera hacer valer su derecho contra cualquier tercero habrá de tener con carácter previo el informe. Continuando con la novedad, en este caso la que se reclama actualmente para el modelo de utilidad, como hemos dicho anteriormente, será exactamente la misma que la que se reclame para el caso de la patente de invención, se ha de observar tanto una novedad objetiva como mundial 30 . 29 Disponible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMActividadInventiva.p df 30 Prof. BOTANA AGRA M., “Invenciones patentables”, Manual de la Propiedad Industrial. Pag. 119 36 La novedad de la Ley de Patentes 24/2015 es la referencia al estado de la técnica del artículo 139 en relación con el artículo 6.2 Actualmente tras la ley 24/2015, y al remitirse el artículo 139 al 6 de la Ley de patentes, se utilizará para determinar el estado de la técnica, ya sea bien enfocado para el modelo de utilidad como bien para la patente, el termino hacer accesible y no el de la divulgación, como ocurría con la anterior legislación, por lo que ya no existe diferencia alguna en materia de la delimitación del estado de la técnica entre la patente y el modelo de utilidad. Finalmente, a modo de conclusión en este apartado de la novedad, es preciso referirse al modo en que debe realizarse el juicio de comparación para saber si en un modelo en concreto concurre o no el requisito de la novedad, es decir la prueba por así decirlo. Sobre esto podemos destacar la STS de 21 de Julio de 2000 31 en la que aborda respecto el requisito de la novedad, haciendo referencia a una problemática que se trata de la cuestión del alcance necesario de la innovación en el modelo de utilidad para que pueda ser ésta considerada como novedad. Por eso se puede sacar en claro que la novedad no necesariamente ha de suponer que el modelo sea absolutamente innovador, sino que basta con que cumpla con la condición de ser “de más adecuado uso, funcionalidad, rentabilidad y mayor rendimiento” (Sentencia de 18 de noviembre de 1991 32 ). De esta manera el requisito de la novedad adquiere así un matiz distinto que permite una mayor flexibilidad a la hora de contemplar el registro de invenciones como modelos de utilidad, así como amplía las miras de cara a favorecer la innovación y mejora mediante los mismos Este juicio sobre la existencia o no del requisito de la novedad se basa en una comparación. Significa que hay que fijar la atención en el modelo de utilidad cuya novedad se pretende descubrir bien sus diferencias o bien sus semejanzas con los que formen parte del estado de la técnica. Esta comparación ha de realizarse a través de confrontaciones individuales y por separado entre el modelo cuya novedad se va a juzgar y cada una de las reglas técnicas que forman parte del estado de la técnica. Si de esta comparación resulta que la regla a solicitar 31 En esta sentencia, el tribunal trataba de determinar si se estimaban o no los motivos que la recurrente esgrimía oponiéndose a la sentencia que previamente había desestimado la reconvención en la cual se solicitaba la nulidad total del modelo de utilidad por “puerta extensible” que el demandante, R.S.A. había registrado. Esa nulidad se basaría, según la recurrente que se afirma además usuaria extrarregistral, en un incumplimiento del requisito de novedad. Sin embargo, se estima que la nulidad es improcedente pues el modelo aporta una serie de mejoras como la perfección y mayor utilidad del invento original. Disponible en: http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/primer_segundo_ciclo/titulaciones/document s/77_1.pdf 32 Disponible en: https://2019.vlex.com/#vid/-202789479 37 no corresponde sustancialmente con ninguna otra anterior en su doble elemento como ya sabemos tanto de la forma como de la función técnica, habrá que concluir que el modelo de utilidad solicitado reúne este requisito de la novedad, por lo que no habría ningún problema. En el supuesto de que la regla solicitada coincida bien parcialmente o totalmente con alguna anterior, habrá que denegar o anular el modelo de utilidad por carecer de este requisito positivo fundamental de la novedad. 4.1.2. La actividad inventiva. La actividad inventiva es el segundo requisito de carácter positivo, que ha de concurrir para que una invención sea protegible como modelo de utilidad 33 . No existen modificaciones con la nueva ley sobre esta premisa. Este requisito viene regulado en los artículos 8 y 140 de la Ley de Patentes 24/2015, como sentencia a destacar en este apartado esta la STS, de 5 de noviembre de 2012 34 , “es el artículo 146.1 LP define qué debe entenderse por actividad inventiva, a efectos de los modelos de utilidad”. El artículo 8 de la Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio expresa: “1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. 2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.” A su vez, el artículo 140.1 hace también referencia a la actividad inventiva diciendo: “Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. 2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.” 35 . La única diferencia entre ambos preceptos del artículo 140 está justificada por tratarse de una remisión interna al artículo que delimita el contenido del estado de la técnica para juzgar la novedad y advertir que una parte del mismo no debe tenerse en cuenta en el juicio de la actividad inventiva. 33 Disponible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMActividadInventiva.p df 34 Disponible en: https://2019.vlex.com/#vid/425688614 35 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de noviembre de 2011(TOL 2.561.549). 38 Observamos que estos dos artículos tanto el 8 como el 140 de la LP son bastante parecidos, salvo que para el modelo de utilidad usa la expresión “que no resulte del estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia” dando a entender que la invención se relaja un poco respecto a la patente, teniendo ambas en común el estado de la técnica. Actualmente en la regulación vigente, Ley 24/2015 y más concretamente en los artículos 137,139 y 140 se deja entrever que se exige el requisito de la actividad inventiva, y al contrario de lo que sucede con el requisito de la novedad, la ley ofrece un concepto legal de actividad inventiva específico para los modelos de utilidad. Dispone el apartado uno del artículo 139.1 que “para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.” Otra cuestión importante es que la persona que va indicar el nivel de actividad inventiva sea un experto en la propia materia 36 (según se dice en los preceptos anteriormente señaladas), refiriéndose que hemos de estar ante un perito o ante un consumidor medio informado, o sujetos que son empleados en otras modalidades de la propiedad industrial para fijar criterios condicionantes de acceso al registro de la modalidad correspondiente. La determinación del tipo de experto planteaba anteriormente bajo la vigencia de la Ley de 1986 algún problema ya que había una importante diferencia en el ámbito territorial del requisito de la novedad entre la patente de invención y el modelo de utilidad, esta diferencia actualmente con la nueva ley ha desaparecido ya que tanto para la patente como para el modelo de utilidad requieren ambas del requisito de la novedad universal. Por lo que de acuerdo a la nueva ley y referido al experto en la materia habrá un único tipo de experto en la materia para determinar la actividad inventiva ya sea de las invenciones patentable o bien de los modelos de utilidad. El requisito de la actividad inventiva en el modelo de utilidad habrá que atenerse al sector de la técnica al que pertenezca el modelo de utilidad y más concretamente la propia invención que se esté cuestionando, observando el grado de mayor a menor simplicidad de los objetos que se trate, por lo que la actividad inventiva vendrá determinada “ad hoc” según el sector económico o tecnológico en cuestión. 36 OTERO LASTRES, J.M. “El modelo de utilidad” Título II, Manual de la Propiedad Industrial pg.289-291. 39 Como decíamos para el requisito de la novedad, el juicio sobre la existencia o no de la actividad inventiva se corresponde también con una comparación. Esto significa que hay que comparar el modelo solicitado con todos los que formen parte del estado de la técnica para ver si ese modelo es deducible para un experto en la materia de manera muy evidente del estado de la técnica tomada en conjunto. La diferencia que se aprecia respecto al requisito positivo de la novedad es que en el propio proceso de comparación en el análisis de la actividad inventiva ha de efectuarse a través de una comparación entre el modelo solicitado y el conjunto de reglas técnicas que forman parte del estado de la técnica. Si de esta comparación resulta que la regla solicitada no se deduce de una manera “muy evidente”( esta expresión ha de entenderse que implica una diferencia de intensidad en la apreciación de este requisito, se trata de un juicio de valor que corresponderá efectuar en última instancia a los tribunales de justicia) para el propio experto de la materia, habrá que concluir que el modelo solicitado reúne el requisito de la actividad inventiva, y en el caso contrario, habrá que denegar o anular, el modelo por carecer de dicho requisito. 4.1.3. La aplicación industrial. El requisito de aplicación industrial constituye uno de los requisitos de patentabilidad, junto a la novedad y la actividad inventiva, que debe cumplir una invención para poder ser protegida mediante una patente o bien un modelo de utilidad. Se trata del último de los requisitos de carácter positivo, y quiere decir que el modelo de utilidad sea aplicable a cualquier tipo de industria, en similares circunstancias como lo que ocurre con la patente 37 . En el Convenio de la Unión de París en 1883, primer gran tratado internacional en materia de propiedad industrial, define en su artículo 1.3 el concepto de industria en su manera más amplia, incluyendo también a la agricultura y a las actividades extractivas. 38 37 MASSAGUER J. “La nueva ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales” pag. 98 “se introduce la exigencia de aplicación industrial (extremo que venía anteriormente implícito en la propia configuración de las invenciones susceptibles de ser objeto de un modelo de utilidad.)” 38 Artículo 1.3 del Convenio de la Unión de París, 1883 “3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.” 40 Para entender más precisamente el concepto de industria se puede acudir a las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, en concreto a su parte G, capítulo III.1: El término “industria” deberá entenderse como el ejercicio de cualquier actividad física de carácter técnico, es decir, una actividad que pertenece al dominio de las artes aplicadas en contraposición al de las bellas artes; una definición que no conlleva necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo. Por otra parte, dicho concepto implica que una actividad se lleva a cabo de forma continua, de manera independiente y con el objetivo de beneficio financiero 39 . En la anterior legislación en el artículo 1 de la Ley de Patentes de 1986 se mencionaba que la invención tenía que tener un carácter industrial, se refería solo para el caso de la patente por lo que para el caso del modelo de utilidad había que sobreentender el mismo concepto para su caso, al mismo tiempo que esta anterior legislación no era requerida como tal este requisito de la aplicación industrial, al pensar que era un condicionante intrínseco a esta modalidad. Actualmente está regulado en el artículo 9 de la Ley de Patentes referido a las propias patentes de invención que dice que “se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”. Entiendo que la intención del legislador en este caso es intentar acercar con este nuevo requisito, la legislación entre patente y modelo de utilidad. La STS de 22 de abril de 2002 que planteaba bajo el imperio de la anterior normativa del año 1986 que “para que una invención sea registrable como modelo de utilidad ha de tratarse de una que tenga aplicación industrial y que mejore las prestaciones anteriormente conocidas”. Considero importante reflejar la definición que se realiza en la Propuesta de Directiva en su artículo 7, donde se define el concepto de aplicación industrial como “las invenciones susceptibles de aplicación industrial son aquéllas cuyo objeto puede fabricarse y utilizarse en todo tipo de industrias, incluida la agrícola. No se consideran susceptibles de aplicación industrial los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal”. 39 Disponible en: http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/el-requisito-de-aplicacionindustrial-en-las-patentes/ 41 Como conclusión de este último requisito podemos señalar que no se puede discutir que la aplicabilidad industrial resulte ser una característica consustancial a la invención patentable y por tanto también al modelo de utilidad en cuanto a que se trata también de una invención, que ha de poseer las mismas cualidades o requisitos. 2. Objeto del modelo de utilidad. El objeto del modelo de utilidad lo podemos encontrar en el artículo 138 de la Ley de Patentes relativo al derecho a la protección, donde se dice que “el derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce”. La invención pertenece al autor 40 o su causahabiente y puede ser objeto de los negocios jurídicos 41 , que se consideren pertinentes, así como recibir el amparo legal necesario, que permite el Ordenamiento Jurídico. Relativo a esta cuestión se puede hacer referencia al Auto del TS de 29 de abril de 2015, dónde se dilucida el contrato mercantil de licencia de uso del modelo de utilidad. Este artículo se debe poner en relación con el artículo 148 apartado 1º de la LP al conceder al titular del modelo “los mismos derechos que la patente de invención” 42 . Esta afirmación puede traer consigo más de una dificultad interpretativa que ha de resolverse “ad hoc”, ya que el modelo de utilidad se equipara en derechos de exclusiva 43 a los que poseen otras modalidades de la propiedad industrial, y más concretamente a la propia patente de invención. El inventor del modelo de utilidad posee unos derechos de uso sobre la propia invención que es el denominado “ius utendi”, así como derechos de exclusión hacía terceros “ius prohibendi”. Por lo que el inventor siempre es dueño del derecho moral a ser reconocido como inventor, es el derecho a la paternidad, que puede traducirse en diferentes negocios jurídicos sobre la invención. A colación con esto destacar la STS de 10 de diciembre de 40 SUÁREZ ROBLEDANO, J.M. “Propiedad de las patentes y modelos de utilidad” revista práctica de derecho, comentarios y casos prácticos, nº 74 pgs. 121-127. 41 PORTILLO PASQUAL DEL RIQUELME, “Patentes y Modelos de utilidad como indicadores de innovación” pgs. 191-198. 42 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 15 de Abril, en donde se manifiesta en su Fundamento Jurídico 7º:”el titular del modelo de utilidad, lo es de un derecho de propiedad industrial, que puede oponerlo frente a todos, y en consecuencia puede impedir a cualquiera, y entre ellos la demandada, la fabricación del producto protegido” 43 REPRESA SÁNCHEZ,D., y PENAS GARCÍA, G. “modelos de utilidad en España Disponible en: http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62795 48 ocasión para darle mayor entidad a esta modalidad de la propiedad industrial, que tan relevante es en la economía y el entorno de la pequeña y mediana empresa de los países. 49 5. Solicitud y procedimiento de concesión 1. Solicitud y fases Encontramos la regulación del procedimiento de concesión del modelo de utilidad en el capítulo II de la ley 24/2015, que comprende del artículo número 141 al artículo 147 ambos inclusive. El procedimiento de concesión del modelo de utilidad solicitado mantiene en la nueva ley una línea de carácter continuista con la esencia del procedimiento de concesión con previo llamamiento a las oposiciones de terceros, tal como venía recogido en su regulación anterior (ley de patentes de 1986). Prácticamente todas las novedades introducidas en este punto derivan de la adecuación del procedimiento de concesión del modelo de utilidad a las nuevas previsiones introducidas de modo general en el procedimiento de concesión de las patentes de invención. Al ser así igual para patentes de invención que para modelos de utilidad se comprende que los primeros trámites de esta fase sean en ambos casos parecidos, con la lógica diferencia de que en este caso habrá que indicar que lo que se solicita en esta modalidad de protección. Se aprecia también en que a lo largo de los artículos 141 y 142 son continuas las referencias a preceptos correspondientes a la solicitud y fecha de presentación de las patentes de invención. A pesar de esta primera etapa del procedimiento hasta la admisión a trámite, responde a los mismos pasos en ambas modalidades, la Ley de Patentes de 2015, al indicar cuáles son los que deben darse para obtener un modelo de utilidad ha adoptado una postura diferente a la ley anterior, ya que no detallaba la documentación mínima que había que aportar para obtener dicha fecha, sino que en el inciso primero de su artículo 148.1 se limitaba a remitirse a lo previsto para las patentes de invención. Mientras el actual artículo 141.2 regula la fecha de presentación expresamente. Podemos dividir este procedimiento 50 en varias fases: 4.1.1.- Fase de iniciación: El procedimiento de concesión de un modelo de utilidad se inicia con la presentación de una solicitud a instancia del interesado, y su recepción en la OEPM, realizándose a continuación la admisión a trámite y el examen de oficio, junto con el pago de la tasa correspondiente. 50 VAREA SANZ, M.., “Modelos de utilidad: solicitud y procedimiento de concesión y efectos de la concesión”, pag. 641 50 El primer paso de todos es la fase de iniciación, en esta fase es donde se inicia el proceso mediante la presentación de una solicitud que debe cumplir unos requisitos. Dentro de esta primera fase, hay que hacer frente a la cuestión de: ¿Quién posee el derecho de obtener estos modelos de utilidad? Encontramos la solución a esta cuestión en el artículo 138 de la LP que dice que “el derecho a la protección del modelo de utilidad pertenece al inventor o bien a su causahabiente, siendo transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce”. Se trata de un artículo que prevé exactamente lo mismo respecto a la obtención de la patente por lo que en la doctrina se critica que no es necesario, debido a la remisión general que se encuentra en el artículo 150 LP que dice que en defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para estos las mismas normas que para las patentes de invención. Por lo que como consecuencia de esta legitimación para solicitar el registro del invento podemos concluir con que están habilitadas para ello tanto las personas naturales como bien las personas jurídicas que posean nacionalidad española, incluidas las entidades de derecho público (artículo 3.1 de la ley de Patentes 24/2015) La Ley de Patentes no establece ninguna limitación de nacionalidad a los solicitantes de modelos de utilidad. En este sentido, el Artículo 3.2 de la LP establece que dichas personas podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicación en España, en cuanto les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la Ley. El derecho al modelo de utilidad pertenece al inventor o a sus causahabientes, siendo transmisible por todos los medios que el derecho reconoce. Cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener el modelo de utilidad pertenecerá en común a todas ellas. (Art. 10 LP) En sede de modelos de utilidad no es posible tampoco presentar una descripción en cualquier idioma que no sea el castellano, la posibilidad de presentar la documentación de la solicitud en otro idioma la contempla expresamente el artículo 141.2 en el último inciso del párrafo tercero, para los supuestos de remisión a una solicitud presentada con anterioridad y no se encuentra razón convincente para que no pueda utilizarse cualquier otro idioma en el caso de que se presente una descripción sin remitirse a solicitudes anteriores; de cualquier manera a modo de previsión sería recomendable que el futuro reglamento lo prevea. 51 También se da la posibilidad de solicitar el registro por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, siempre y cuando cumplan el requisito de probar que residen habitualmente o poseen un establecimiento industrial o empresarial efectivo y real dentro del territorio español, o incluso se beneficien del amparo del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (vigente en España). Por lo que podrán conseguir el modelo de utilidad las personas naturales o jurídicas extranjeras, siempre y cuando en el Estado del que sean nacionales se de la posibilidad a estas personas de obtener títulos equivalentes. Por último, de todo, en el caso de que la invención haya sido realizada por más de una persona conjuntamente se podrá obtener el derecho del modelo de utilidad a todas ellas. En el caso de que una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de una manera independiente, el derecho al modelo de utilidad pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que la solicitud cumpla con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Patentes que disciplina la prioridad. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume iuris tantum que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la obtención del título de la patente, y de igual manera el modelo de utilidad 51 . También es reseñable que según el artículo 159 52 de la Ley de Patentes, toda vez que se permite la transformación de una solicitud de patente europea en una solicitud de modelo de utilidad. Se complementa con el artículo 158 en sus apartados 2º y 3º, al relatar que se exige el pago de la tasa pertinente, así como la aportación de la traducción al español del texto originario de la solicitud de patente europea, además, la fecha de presentación será la concedida por la Oficina Europea de Patentes a la solicitud de la patente europea. ¿Dónde se debe presentar esta solicitud? La presentación de la solicitud puede realizarse de manera presencial en papel o bien telemática de forma electrónica por internet. 51 ARÍAS SANZ, J. “Solicitud y procedimiento de concesión. Presentación y requisitos de solicitud de patente. Pgs. 173 y ss,” 52 Artículo 159 de la ley 24/2015: 1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE. 2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente. 52 La respuesta nos la da el artículo 141.1 53 , que se refiere a la oficina española de patentes y marca, y también como segunda opción se contemplan los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 que sean competentes para recibir la solicitud, como por ejemplo organismos administrativos. En caso de que se realice de manera presencial, la solicitud de patente se presentará directamente en la OEPM o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma (LP 22.1). También podrá presentarse en los lugares previstos en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), dirigida a cualquiera de los órganos que son competentes para recibir la solicitud (LP 22.2). Dichos lugares son: a) Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, b) Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autónomas, c) Oficinas de Correos, d) Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, e) En el caso, también contemplado en al Artículo 16.4 de la LPACAP, que la presentación de la solicitud sea telemática, esta se realiza a través de la página Web de la OEPM en su apartado de Sede Electrónica https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html Por última opción y más moderna sobre la presentación electrónica habrá que tener en cuenta la Ley 11/2017, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 54 , y requiere el uso de un certificado electrónico acreditado y los tramites presentados por internet tienen un descuento del 15% en las tasas, siempre que el pago se haya realizado previamente y de manera telemática. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). En este sentido cabe destacar que el Artículo 14 de la LPACAP obliga tanto a los Agentes de la Propiedad Industrial, representantes, como a las personas jurídicas que la solicitud de patente se presente electrónicamente. En líneas generales la solicitud no presenta ningún tipo de complejidad tanto en su construcción como en su presentación, resulta compresible la descripción del propio invento, así como también una serie de aclaraciones y dibujos explicativos. 53 Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud. 1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente. 54 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 53 Por su parte, y haciendo ya referencia al propio contenido de la solicitud, se indicará que esta es la modalidad que se solicita, acompañándola de la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que se exprese un resumen de la propia invención. También destacar que la solicitud está sujeta a un pago de tasa correspondiente. Y en lo que respecta a la fecha de solicitud está será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22 reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos: •Indicación de que se solicita un modelo de utilidad. •Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él. •Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad. En el caso en que se remita a una solicitud anterior se debe indicar el número de ésta, la fecha de presentación, y en la oficina en que haya sido presentada, y en la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o a los dibujos. Esta fase inicial concluye con la admisión a trámite de la solicitud que presupone la entrega de los documentos mínimos para obtener una fecha de presentación y el pago de la correspondiente tasa. Con respecto a la fecha de la solicitud viene impuesta por el organismo receptor de la solicitud y se procederá a un posterior examen de oficio por el técnico correspondiente tal y como se dice en el artículo 142. En cuanto al procedimiento de concesión, éste no ha tenido cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley habrá, dentro del procedimiento de oposición, la posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses para completar la oposición, aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales. Asimismo, un aspecto novedoso y positivo es que el examen de las oposiciones lo realizará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podría completarse con un jurista 55 . 4.1.2.- Fase de los requisitos formales: 55 Disponible en: http://www.elzaburu.es/blog/tag/modelos-de-utilidad-es 54 La siguiente fase es la fase de examen de los requisitos formales, una vez admitida la solicitud se inicia el examen de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas 56 (OEPM) que verificará: • Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad. • Si cumple los requisitos establecidos en el título V, capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente. La labor de la OEPM no es la de examinar la novedad, la actividad inventiva, ni la aplicación industrial, y tampoco realizará el informe sobre el estado de la técnica ni emitirá la opinión escrita, prevista para el caso de las patentes de invención. Si una vez realizado este examen, y si se aprecian defectos en la documentación o bien que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentario los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar estos defectos que presente, el propio solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud. Esta solicitud se denegará mediante una resolución debidamente motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieran sido subsanados. Esta denegación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Esta fase termina con la publicación de la solicitud. En el caso de que no existan motivos de denegación, o bien resultados subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público en general los documentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, en donde se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y una reproducción de los dibujos. 4.1.3.- Fase de las oposiciones: Al igual que sucede con lo relativo a la solicitud, su admisión y examen, el legislador de 2015 también en este punto ha sido fiel seguidor de la regulación anterior, tanto en la esencia como en el procedimiento, se abre un plazo de dos meses para formular 56 La OEPM es el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial. Más información en: http://www.oepm.es/es/index.html 55 oposiciones por parte de terceros, tras el cual en función de que se hayan presentado o no, la OEPM procederá bien concediendo el registro (en ausencia de oposiciones) bien abriendo una suerte de diálogo administrativo con el solicitante y esos terceros que concluirá con un pronunciamiento definitivo al respecto. La tercera fase es la denominada fase de las oposiciones en la que dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier persona podrá oponerse, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidos los tres requisitos positivos de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, además de estos también se pueden oponer a la suficiencia de la descripción. Las etapas de esta fase son: 1. La primera de todas es la comunicación al solicitante de las oposiciones presentadas. 2. Plazo reglamentario para que éste formule por escrito sus alegaciones y modifique las reivindicaciones si lo estima oportuno. 3. En las condiciones que se fijen reglamentariamente se da traslado a las partes de los escritos presentados por la otra abriéndose lo que parece ser un trámite de dialogo administrativo al que el artículo 145.4 se refiere como “contestación y réplica”. 4. (Fase final) Posteriormente la OEPM resuelve desestimando íntegramente las oposiciones o estimándolas bien todo o en parte, en caso de que vaya a resolver estimándolas en todo o en parte se otorga un nuevo plazo al solicitante para darle al menos una oportunidad para subsanar o alegar, tras lo cual se produce la resolución definitiva. Lo que no podrá alegarse será la falta de legitimación del solicitante, la cual se deberá realizarse ante los Tribunales de carácter ordinario. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre y cuando que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo. 4.1.4.- Fase final o de resolución del expediente: La última fase del procedimiento del modelo de utilidad es la de la resolución del expediente, en esta fase observamos que la oposición se debe formular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante el correspondiente escrito que como hemos 56 dicho anteriormente debe de estar motivado y acompañado de los correspondientes documentos probatorios. También en la presentación de este escrito, junto a él se debe acompañar el justificante del pago de la tasa de oposición. Una vez que han sido transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado ninguna oposición, la Oficina de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad solicitado. En el caso de que se presenten oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas las comunicará al solicitante para que en el plazo correspondiente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando traslado a las partes de los escritos presentados por la otra, en las condiciones que se establecen en el Reglamento de ejecución de la Ley. Una vez finalizados estos plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando bien en su totalidad o bien parcialmente las oposiciones presentadas cuando concurran motivos de oposición previsto en el artículo número 144 de la Ley de Patentes: “1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios. 2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.” o bien desestimándolos en caso contrario. Aun así, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un nuevo plazo dándole al menos una oportunidad, como bien señala el artículo 144 LP, con el objetivo de que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada. Por último, la concesión del modelo de utilidad se anunciará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), poniendo a disposición del público los documentos del expediente, artículo 145.5 ley 24/2015. Esta ley como ya sucedía con su antecesora (1986) solo prevé el anuncio en el BOPI de las resoluciones que concluyan con la concesión del modelo de utilidad, entendemos también en los casos en os que haya habido una 57 estimación parcial de las oposiciones, que no habrá afectado a la posibilidad de una concesión parcial del modelo solicitado. Que debe incluir entre otros elementos las siguientes menciones: •El número del modelo de utilidad concedido. •La clase o clases en que se haya incluido el modelo de utilidad. •El enunciado conciso del invento objeto del modelo de utilidad concedido. •Nombre y apellidos, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante, y también su domicilio. •La referencia al Boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud del modelo de utilidad y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones. •Fecha de concesión •La posibilidad de consultar los documentos del modelo de utilidad concedido, así como el informe sobre el estado de la técnica si procede. 4.1.5.- Recursos: Como todo acto de carácter administrativo, las resoluciones relativas a solicitudes de concesión de modelos de utilidad son susceptibles de revisión en vía administrativa y posteriormente en vía contenciosa. A esta materia dedica la Ley de Patentes 24/2015 de manera singular para los modelos de utilidad el artículo 146 que consta de tres apartados. En su primer apartado expone que se trata de un recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad, y que “solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro”. En su segundo apartado dice que “el recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa”. 64 7. Bibliografía. 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